申请人:海伦多兰(杭州)文化发展有限公司
委托代理人:杭州永智睿鼎科技咨询有限公司
被申请人:杭州西湖香水博物馆有限公司
委托代理人:北京市两高律师事务所
申请人于2022年09月23日对第17528281号“三潭印月”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标原注册人大量申请注册商标,明显超出正常经营活动需求,缺乏真实使用意图。且原注册人及被申请人大量申请注册与行政区划名称、山川名称、景点名称等相同或近似标志的商标,具有不正当囤积公共资源的意图。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条及第四十四条第一款规定对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、“三潭印月”商标详细内容;
2、原注册人商标申请总量;
3、“三潭印月”、“苏堤春晓”、“曲院风荷”、“平湖秋月”等商标检索结果;
4、其他裁定文书;
5、被申请人商标申请总量及“三潭印月”、“满陇桂雨”等商标检索结果;
6、被申请人商标转让证明记录;
7、被申请人、原注册人企业报告。
被申请人答辩的主要理由:争议商标系原注册人基于企业经营发展需要和实际使用的目的善意申请注册,被申请人依法善意受让取得争议商标,已将争议商标投入实际使用。申请人因涉嫌侵害被申请人商标已被有关部门立案调查。
被申请人提交了以下主要证据:三潭印月品牌店淘宝店铺信息;美术作品登记证书;发票、结算业务申请书;投诉举报处理告知书。
申请人质证意见:答辩人提交的证据均为复印件,难以认定其真实性,且大部分证据与本案无关。答辩人的证据材料无法形成完整有效的证据链,不能排除合理怀疑,不能证明答辩人对争议商标进行了真实有效的商业使用。
经审理查明:
争议商标由石家庄斯共飞商贸有限公司于2015年7月28日提出注册申请,核定使用在“茶”等商品上,商标专用期限自2016年11月21日至2026年11月20日。现已转让至杭州西湖香水博物馆有限公司,即本案被申请人。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》(以下简称2013年《商标法》),相关程序问题适用现行《商标法》。
根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定。
2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”主要是指,争议商标注册人在申请注册商标的时候,采取了以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。具体到本案,至我局审理时,争议商标原注册人先后申请注册了一千七百余枚商标,其中“苏堤春晓”、“西子湖冬恋及图”、“南屏晚钟”、“钱塘湖春行”等均为与景点名称等相同或相近的商标。虽然争议商标现已转让至被申请人名下,但从2013年《商标法》第四十四条第一款的立法目的和法律规定的实效性角度考虑,该条款立法目的即禁止商标注册人以欺骗或者其他不正当手段取得商标的注册,如果允许商标注册人以上述手段申请注册商标后转让给案外第三人,并将此情形视为障碍消除,则该条款用来禁止商标注册人进行不正当注册和商标囤积、贩卖的制度目的会落空,从而使得该条款在实际操作中存在被规避的可能。综上考虑,我局认为争议商标虽已经转让,但不能改变争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第四十四条第一款情形的行为性质。因此,争议商标的注册已违反2013年《商标法》第四十四条第一款规定。
现行《商标法》第四条有关“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定属于实体性条款,与2013年《商标法》相比,其为新增规定,根据法不溯及既往的原则,其不适用于本案。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年09月12日