申请人：卡特彼勒公司
委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
被申请人：王铕光
委托代理人：广东慧道知识产权事务所有限公司
申请人于2020年10月13日对第5107147号“CAT”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：1、申请人于1925年成立，其“CAT（卡特）”、“CATERPILLAR（卡特彼勒）”品牌于1975年进入中国市场并进行了持续的使用和宣传，已构成挖掘机等工程机械、服装、鞋靴等商品上的驰名商标。2、争议商标与申请人在先注册在第12类商品上的第146955号“CAT”商标（以下称引证商标一）、第1151126号“CAT”商标（以下称引证商标二）、第4511287号“CAT”商标（以下称引证商标三）、第591527号“CAT及图”商标（以下称引证商标四）、第1977047号“卡特CAT及图”商标（以下称引证商标五）、第148058号“CAT”商标（以下称引证商标六）、第157549号“CAT”商标（以下称引证商标七）、第1123015号“CAT”商标（以下称引证商标八）、第3840208号“CAT”商标（以下称引证商标九）、第590448号“CAT及图”商标（以下称引证商标十）、第3840209号“CAT及图”商标（以下称引证商标十一）、第1976228号“卡特CAT及图”商标（以下称引证商标十二）构成类似或密切关联商品上的混淆性近似商标。3、被申请人从事工程机械配件零售行业，与申请人系业内同行，明知申请人及其“CAT”、“CAT及图”、“卡特彼勒”、“CATEAPILLAR及图”系列商标，进行了反复抄袭复制，申请了包括争议商标在内的大量“CAT”、“CAT及图”、“卡特彼勒”、“CATEAPILLAR及图”商标，争议商标为摹仿引证商标和他人在先商标的产物，构成仿冒他人的注册商标。除本案争议商标外，被申请人抄袭模仿并抢注了大量知名工程机械品牌，具有一贯的商标抢注恶意。被申请人的上述行为违反诚实信用原则，且构成不正当竞争。4、申请人的“CAT”、“CAT及图”系列商标是驰名商标，申请人的第148057号“CATEAPILLAR”商标（以下称引证商标十三）、第591816号“CATEAPILLAR及图”商标（以下称引证商标十四）及引证商标九、十一已经被认定为驰名商标，请求在本案中再次予以认定。同时，申请人请求在本案中认定其第3050050号“CAT及图”商标（以下称引证商标十五）、第6795454号“CAT”商标（以下称引证商标十六）为服装、鞋、帽等商品上的驰名商标。争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，其注册和使用容易误导相关公众，损害申请人和消费者的合法权益。5、“CAT”作为申请人公司英文字号的简称，通过长期广泛的宣传和使用已具有较高的知名度，争议商标注册申请侵犯了申请人的在先字号权，并构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。6、争议商标与引证商标构成混淆性近似商标，难以起到区分商品/服务来源的作用，其恶意的注册和使用极易误导和欺骗消费者，必然在市场上造成不良影响。综上，申请人依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条及《巴黎公约》、《反不正当竞争法》、《民法通则》关于诚实信用原则的规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、福布斯等相关排行榜；
2、申请人2008-2017年报中的财务报告及申请人官网2016-2019年业绩相关报道；
3、《著名和驰名商标》摘页；
4、申请人在中国参与的相关社会活动资料；
5、申请人在中国的子公司、分支结构、独立代理商的企业工商登记信息资料打印件；
6、中国央视市场研究股份有限公司出具的相关广告监测报告；
7、申请人相关报道资料；
8、国家图书馆出具的检索报告；
9、1999年《全国重点商标保护名录》节选页；
10、申请人的CAT大陆鞋靴、服饰专卖店的信息；
11、申请人受保护记录；
12、被申请人关联企业信息；
13、被申请人名下商标列表及档案、介绍；
14、其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标与申请人的引证商标分属不同的类别，彼此的核准商品项目不相同或类似，不构成使用在类似商品上的近似商标。二、经过被申请人长期的使用，争议商标的品牌已经形成较为稳定的市场关系，争议商标的产品被相关消费者熟知，且申请人提交的证据不能证明引证商标的知名度已达到驰名的程度。三、被申请人申请注册争议商标是经营需要，不存在任何主观恶意，不违反《商标法》的相关规定。综上，请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据：
1、关于争议商标连续三年不使用撤销申请的决定；
2、产品手册、名片；
3、模具设计制作合同确认书；
4、聊天记录；
5、合作协议、购销合同；
6、销售出货单、发货单；
7、收款收据、物流单据。
针对被申请人的答辩理由，申请人进一步提交质证意见：被申请人提供的证据材料不仅无法证明被申请人申请注册争议商标的行为具有正当性，不能证明争议商标经过使用已在相关公众中享有知名度，反而可以印证申请人在无效宣告理由中有关被申请人系工程机械行业配件的从业者，为申请人同行的相关评述。事实上，被申请人因销售假冒申请人注册商标“CAT”的机械配件产品，已于2021年1月被当地行政机关依法作出处罚。被申请人具有抄袭、摹仿众多国外知名商标/品牌的一贯恶意。争议商标的注册和使用显然会在市场上引起混淆和误认，导致申请人驰名商标遭到淡化。因此，请求宣告争议商标无效。
申请人补充提交了穗天市监处字[2021]珠吉003号行政处罚决定书及相关企业信用报告证据。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2006年1月9日提出注册申请，初步审定公告，本案申请人对该商标提出异议，后经异议、异议复审程序核准注册，核定使用在第11类“车辆灯、车辆照明设备、车辆遮光装置(灯配件)、车辆转向指示灯、冷冻设备和装置、电加热装置、电吹风”商品上，注册公告于2015年10月14日刊登在《商标公告》第1475期上。
另查，申请人曾于2011年10月8日对争议商标向我局提出异议复审申请，涉案主要焦点问题为争议商标与申请人第148057号“CATEAPILLAR”商标（即本案引证商标十三）、第148058号“CAT及图”商标（即本案引证商标六）高度近似，明显是对申请人驰名商标的抄袭和摹仿；被申请人申请注册争议商标的行为违反了诚实信用原则，有害于社会主义道德风尚，进而造成不良影响，争议商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十条第一款第（八）项、第十三条第二款及《民法通则》第四条的规定。我局于2013年5月27日作出商评字【2013】第15797号异议复审裁定，裁定争议商标予以核准注册。该裁定已生效。
2、引证商标一至十五均早于争议商标申请日申请注册，其中引证商标一至五核定使用在第12类“车辆及其零件、自行车”等商品上，引证商标六至十四核定使用在第7类“采矿机械、挖掘机械”等商品上，引证商标十五核定使用在第25类“服装、鞋、帽子”等商品上，至本案审理之时，上述引证商标均为申请人名下有效注册商标。
引证商标十六申请注册时间晚于争议商标申请日，对争议商标不构成在先申请注册商标权利障碍，下文不再赘述。
3、根据申请人提交的多份行政裁决及法院判决，其中我局在商评字[2013]第93889号重审第1366号《关于第4997072号“CATERPILLAR”商标异议复审裁定书》中认定第148057号“CATERPILLAR”商标（本案引证商标十三）、第591816号“CATERPILLAR及图”商标（本案引证商标十四）在第7类挖掘机商品上在2005年11月14日前已为相关公众所熟知，并适用2013年《商标法》第十三条第三款予以保护。此外，我局、人民法院亦多次在相关裁定书、判决书中亦认为申请人使用在第7类“挖掘机械”商品上的“CATERPILLAR及图”、“CATERPILLAR”、第7类“挖掘机”商品上的“CAT及图”“CAT”商标为相关公众所熟知。
4、除争议商标外，被申请人还先后于2006年1月9日在第8类“手工操作的手工具、扳手(手工具)”等商品上申请注册“CAT”商标，于2006年12月11日在第8类“手工操作的手工具、扳手(手工具)”等商品上申请注册“CATERPILLAR及图”商标和“卡特彼勒”商标，于2007年1月15日在第8类“手工操作的手工具、扳手(手工具)”等商品上申请注册“CAT及图”商标，经查，上述商标在注册阶段均已被驳回。
以上事实有相关商标档案及在案证据予以佐证。
本案中，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》。但因我局于2019年11月1日之后审理本案，故本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
我局认为，根据《商标法实施条例》第六十二条规定，“商标评审委员会对商标评审申请已经做出裁定或者决定的，任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”。据我局查明事实1，申请人曾对本案争议商标提出异议复审申请，我局已作出裁定。本案中，申请人关于争议商标的注册违反了《商标法》第十条第一款第（八）项及《民法通则》关于诚实信用原则的规定的理由与申请人于2011年10月8日提出的异议复审理由相同，且在本案中并未提出能够对审理结论产生实质性影响的新证据。因此，申请人在本案中提出的上述理由已经构成《商标法实施条例》第六十二条“一事不再理”有关规定所指情形，我局对申请人上述评审理由予以驳回。
争议商标指定使用的商品与引证商标一至十二核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故争议商标与引证商标一至十二未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，未违反2013年《商标法》第三十条之规定。
对于申请人所提争议商标的注册违反2013年《商标法》第十三条规定之理由，虽然上述理由与申请人于2011年10月8日对争议商标向我局提出异议复审申请中已经提出，且我局已作出裁定，但申请人在本案中就上述理由提出了新的主张及在异议复审申请日后新产生的足以改变审理结论的新的事实依据。申请人在本案中提出的上述理由不构成《商标法实施条例》第六十二条“一事不再理”有关规定所指情形，我局应当对争议商标是否构成2013年《商标法》第十三条规定所指情形进行实质审理。结合本案在案证据及我局查明事实，我局认为，首先，申请人核定使用在采矿机械、挖土机械等挖掘机械商品上的引证商标十三、十四已为相关公众普遍知晓，在争议商标申请日之前，并已达到相关公众所熟知的程度。其次，争议商标“CAT”与引证商标十三、十四的显著识别部分首端“CAT”字母构成完全相同，争议商标已构成对申请人引证商标十三、十四的复制、摹仿。争议商标指定使用的车辆灯、车辆照明设备等商品与引证商标十三、十四核准挖掘机械类商品存在密切的关联性。争议商标的申请注册，可能会误导相关公众，易使消费者认为其与申请人具有某种关联，进而减弱商标与申请人之间的紧密联系，损害申请人的利益。最后，考虑到申请人引证商标的显著性，结合我局审理查明事实4，被申请人除了申请争议商标外，还在第8类商品上申请了与申请人完全相同的“CAT及图”、“CATERPILLAR及图”、“卡特彼勒”商标，且未对申请注册上述商标的意图作出合理的解释，其行为难谓正当。综上所述，争议商标已构成2013年《商标法》第十三条第三款所指情形。
鉴于本案已认定引证商标十三、十四具有较高的知名度，已为相关公众所熟知，并依据2013年《商标法》第十三条第三款的规定宣告争议商标无效，故无需再对申请人其他在先引证商标是否为相关公众所熟知予以认定。
由于商标与字号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册前，“CAT”作为其字号在争议商标核定使用的商品上在先使用并具有一定知名度，故难以认定争议商标的申请注册会使消费者将之与申请人企业字号相联系，进而对商品来源产生混淆误认，损害申请人的企业字号权。申请人援引2013年《商标法》第十五条和第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定所提之理由及相关事实仍指向其已注册的引证商标，属于前述2013年《商标法》第三十条的调整范围。同时，在案并无证据表明，申请人在争议商标申请注册前，在争议商标指定使用的商品上使用了与之相近似的未注册商标，亦无证据证明双方当事人之间存在第十五条所指的特定关系。因此，申请人援引2013年《商标法》第十五条和第三十二条的规定所提无效理由，我局不予支持。
申请人称争议商标的注册违反了2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款之规定的理由，缺乏充分事实和法律依据，我局均不予支持。
此外，申请人援引的《商标法》第四条、第七条、第九条为总则性条款，上述条款与《反不正当竞争法》、《巴黎公约》相关规定的内容均已体现在2013年《商标法》的具体条款当中，我局已根据申请人提出的具体事实和理由适用2013年《商标法》的具体条款进行审理，对上述规定不再单独评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年01月07日
