申请人:深圳市伊斯纳德科技有限公司
委托代理人:广东深天正律师事务所
被申请人:深圳润翔达国际物流有限公司
委托代理人:深圳博远知识产权代理有限公司
申请人于2020年11月26日对第37878059号“ESNAD及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:“ESNAD”(中文音译名:伊斯纳德)既是申请人的企业名称,又是申请人及合作方的商标,“ESNAD”和“ESNAD及图”商标已分别在沙特、中国香港特别行政区获得核准注册。申请人和沙特合作方是“ESNAD”和“ESNAD及图”商标的创造人和最先使用人,对其享有企业名称权、著作权、商标权。被申请人实际控制人汤淘与申请人股东郭泰、杨磊系合作关系,在2019年2月至2020年8月1日止三方合作经营伊斯纳德(深圳)国际货运有限责任公司,早在2019年合作开始被申请人即已知悉申请人及合作团队、合作公司使用的商标及使用于国际货运服务领域。被申请人申请注册争议商标是蓄意抄袭、模仿申请人及合作伙伴的商标,属于恶意抢注行为,对申请人的商誉造成严重损害。同时违反了诚实信用原则,扰乱了社会主义经济秩序,是为谋取非法利益而利用职务便利、欺骗申请人及其他合作方恶意抢注申请人及合作伙伴的商标。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条、《中华人民共和国民法通则》(以下称《民法通则》)第四条、《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下称《反不正当竞争法》)第二条、第五条的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:照片、合作公司股权结构图、沙特物流官网截屏;沙特合作方关于“ESNAD”域名使用费支付凭证;邮件记录;伊斯纳德国际快递有限公司的注册登记信息及周年申报表;名片;“ESNAD及图”商标设计、修改、设计费支付凭证;申请人及合作方使用“ESNAD及图”商标情况;聊天记录;申请人将“ESNAD及图”商标用于开展业务、对外宣传的邮件记录;被申请人商事登记信息、伊斯纳德(深圳)国际货运有限责任公司商事登记信息、“ESNAD及图”商标在中国香港特别行政区商标注册的公示资料。
被申请人答辩的主要理由:申请人所称的企业名称形成于争议商标申请注册日后,申请人不享有在先企业名称权,也非“ESNAD及图”标识的著作权人。且申请人并非“ESNAD及图”商标的权利人,不享有在先商标权利,争议商标未侵犯申请人所主张的在先权利。申请人对“ESNAD及图”标识的使用行为已构成侵权。争议商标应予以维持注册。
被申请人提交了以下主要证据:公司信息、被申请人公众号、立案告知书、民事判决书复印件。
针对被申请人的答辩,申请人在规定期限内未提出质证意见。
经审理查明:争议商标由被申请人于2019年4月29日提出注册申请,2020年1月7日取得注册,核定使用在第39类“搬运;卸货;货运;运输;货物发运;货运经纪;运输预订;物流运输;商品包装;货物递送”服务上,商标专用权期限至2030年1月6日。
我局认为,申请人请求宣告争议商标无效援引的《民法通则》第四条、《反不正当竞争法》第二条、第五条的立法精神均已体现在《商标法》相关具体规定中,我局将适用《商标法》相应具体条款对本案进行审理。根据双方当事人提出的理由及主张,本案的焦点问题可归纳为:
一、争议商标的申请注册是否损害了申请人所主张的在先商号权、著作权,从而违反了《商标法》第三十二条关于“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。首先,申请人提交的营业执照显示,其成立日期为2020年8月19日,晚于争议商标申请注册日。故,争议商标的申请注册未构成损害申请人所主张的在先商号权之情形。其次,申请人提交的“ESNAD”和“ESNAD及图”标识的设计、修改及设计费用支付凭证等证据均未显示本案申请人为“ESNAD”和“ESNAD及图”标识的著作权人,不能证明申请人对“ESNAD”和“ESNAD及图”标识享有在先著作权。争议商标的申请注册未构成损害申请人所主张的在先著作权之情形。申请人上述主张,我局不予注册。
二、争议商标的申请注册是否构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了《商标法》第三十二条后半款的规定。根据申请人提交的在案证据显示,申请人的法定代表人杨磊与被申请人的法定代表人汤淘曾有合作关系,“ESNAD及图”标识应是两人与他人合作期间共同约定创作的标识,但并无证据显示本案申请人为“ESNAD及图”标识的在先使用人并已具有一定影响。且申请人提交的“ESNAD及图”标识在我国香港特别行政区注册信息显示的注册人为伊斯纳德国际快递有限公司,该公司应为“ESNAD及图”标识在我国香港特别行政区的法定商标权利人。因此,申请人提交的在案证据不足以证明“ESNAD及图”标识为其在货运、货物递送等服务上在先使用并有一定影响的商标。综上,本案尚不足以认定争议商标的注册构成《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
此外,关于申请人主张争议商标的申请注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定,我局认为,本案仅涉及特定主体的相对权益,未涉及损害公共利益,扰乱商标注册管理秩序等情形。故,争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条第一款所指情形。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年01月20日