申请人:太原重型机械集团有限公司
委托代理人:北京铸成联合知识产权代理有限公司
被申请人:青岛市平度天鑫铸钢有限公司
委托代理人:北京宏源天诚国际知识产权代理有限公司
申请人于2021年03月23日对第28872059号“TZ及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第215697号“TZ及图”商标、第7423587号“太重 TZ及图”商标、第216085号“TZ及图”商标(以下称引证商标一至三)构成使用在类似商品上的近似商标。二、申请人引证商标三经长期使用和宣传,享有较高的知名度和美誉度,已成为在“起重机、挖掘机”商品上的驰名商标。争议商标已构成对申请人驰名商标的恶意摹仿和抄袭,损害申请人驰名商标权益和广大消费者的利益。三、争议商标的申请注册是典型的“傍名牌”、“搭便车”行为,主观恶意十分明显,违背诚实信用原则,构成“以其他不正当手段取得注册”的情形,严重扰乱市场秩序,带有欺骗性,造成不良影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款等规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:百度百科关于申请人的相关介绍;申请人官网相关介绍;申请人“TZ”商标的设计理念;新闻媒体对于申请人及申请人产品的宣传和报告;参展的照片、合同;产品照片;所获荣誉;行业排名;相关批复及裁定;产品市场占有率证明函;在先案例证据。
被申请人答辩的主要理由:一、争议商标与引证商标未构成类似商品上的近似商标,其申请注册完全合法,没有侵犯申请人的在先权益。二、争议商标系被申请人独创,具有显著性、识别性和特殊性,不具有欺骗性,不会造成消费者误认。三、争议商标经宣传和使用以具有一定影响力和知名度,并与被申请人形成对应关系。综上,请求维持争议商标的注册。
针对被申请人的答辩,申请人质证坚持其前述复审理由与请求,并补充提交了相关媒体报道资料、商标宣传和使用资料、在先案件裁定书证据。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2018年1月23日申请注册,于2018年12月21日获准注册,核定使用在第6类“铸钢”等商品上。
2、引证商标一至三的注册时间均早于争议商标申请日,引证商标一、二核定使用在第6类“钢锭;金属集合管”等商品上,引证商标三核定使用在第7类“挖掘机”等商品上,截至本案审理时均为申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往原则,本案的实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引的2019年《商标法》第四条在2013年《商标法》下可结合第四条的原则性规定纳入第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定的调整范围。申请人请求所依据的2019年《商标法》第七条、第九条系原则性规定,前述条款相关内容均已体现在2013年《商标法》的具体条款中,我局将按照当事人具体理由及在案证据依据2013年《商标法》的具体条款进行审理,对上述规定不再另行评述。
一、争议商标核定使用的“铸钢”等全部商品与引证商标二、三核定使用的“金属集合管;挖掘机”等商品不属于同一种同或类似商品。因此,争议商标与引证商标二、三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“铸钢”等全部商品与引证商标一核定使用的“钢锭”等商品属于类似商品。争议商标显著识别字母“TZ”与引证商标一显著识别的字母相同,构成近似商标。争议商标与引证商标一共存于前述商品上易使相关公众对商品来源产生混淆误认。因此,争议商标与引证商标一已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在类似商品上的近似商标。被申请人并未提交证据证明争议商标经使用具有知名度并且足以与引证商标一相区分。
二、由于本案已适用2013年《商标法》第三十条进行审理,并支持了申请人的评审请求,故本案不再适用2013年《商标法》第十三条的规定进行审理。
三、申请人目前尚无证据表明争议商标存在违反2013年《商标法》第十条第一款第(七)项和第(八)项规定的情形,申请人提交的证据不能证明争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定,故我局对申请人上述主张不予支持。
申请人其他主张缺乏事实依据,我局亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年05月26日