申请人:娱乐壹英国有限公司
委托代理人:上海市金茂律师事务所
被申请人:湖州锴锌电子商务有限公司
申请人于2021年06月01日对第30456697号“佩奇宝衣”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:1、《小猪佩奇》(英文名:Peppa Pig)是一部在中国热播的动画片,享有较高知名度,“佩奇”是该动画片的知名角色名称。申请人作为动画片和相关美术作品的著作权人,对作品名称、角色名称及美术作品名称享有在先权益。在争议商标申请日前,申请人即对《小猪佩奇》动画作品进行了商品化授权,“小猪佩奇”相关的周边衍生产品种类繁多,已具有较高知名度和影响力,进一步加强了《小猪佩奇》主角名称“佩奇”与申请人之间的密切关联。“小猪佩奇”作为动画片及美术作品的知名角色名称,其在先权利应当依法得到保护。争议商标的注册和使用将导致相关公众误认双方当事人存在特定联系,进而损害申请人在先权益。2、申请人第12330790号“小猪佩奇”商标(以下称引证商标一)符合驰名商标的认定标准,争议商标系对引证商标一的复制、摹仿,容易导致消费者混淆误认,损害申请人驰名商标权益。3、争议商标与第12330778号“小猪佩奇”商标(以下称引证商标二)、第18630786号“小猪佩奇”商标(以下称引证商标三)、第12330806号“小猪佩奇”商标(以下称引证商标四)构成使用在类似商品上的近似商标。4、被申请人注册争议商标的行为具有恶意,违背诚实信用原则,系以不正当手段取得注册。综上,依据《商标法》第七条、第九条、第十条第一款第(七)项、第十三条、第十四条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求认定引证商标一为驰名商标,并宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、关于“小猪佩奇”、“Peppa Pig”的百度百科介绍及网络搜索结果页面;
2、申请人官方网站页面;
3、申请人公司财务主管出具的《PEPPA PIG产权链宣誓书》及附件;
4、《小猪佩奇》获奖的相关网页报道及证书;
5、申请人作品登记证书;
6、申请人授权合作协议、授权合同、商品化协议、合作协议及相关证明;
7、视频点播平台关于《小猪佩奇》动画片的点播页面、播放量证明及相关报道;
8、在先不予注册决定书、行政判决书;
9、申请人引证商标注册信息及转让证明;
10、其他相关证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由湖州织里萌草服饰有限公司于2018年4月24日提出注册申请,于2019年2月14日获准注册,核定使用在第25类“服装;内衣;童装;婴儿全套衣;鞋(脚上的穿着物);帽子;围巾;腰带;皮带(服饰用);浴帽”商品上,商标专用期至2029年6月6日。经核准,于2021年1月20日转让予湖州锴锌电子商务有限公司,即本案被申请人。
2、引证商标一至四早于争议商标提出注册申请并获准注册,分别核定使用在第9类计算机软件(已录制)等商品、第25类鞋等商品、第3类肥皂等商品上,现均为在先有效注册商标。
我局认为,鉴于争议商标于2019年11月1日以前核准注册,对其无效宣告申请系在2019年11月1日以后提出,根据法不溯及既往原则,本案程序问题适用2019年《商标法》,实体问题适用2013年《商标法》。2013年《商标法》第七条、第九条为原则性条款,我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》的相应实体条款审理本案。
争议商标核定使用的服装等商品与引证商标四核定使用的肥皂等商品不属于类似商品,未构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的服装等商品与引证商标二、三核定使用的商品属于同一种或类似商品,且在功能用途、销售渠道、消费对象等方面具有较强关联性。争议商标与引证商标二、三在文字构成、呼叫等方面相近,双方商标共存于市场易使消费者混淆误认商品来源,已构成使用在相同或类似商品的近似商标。
申请人援引2013年《商标法》第十三条、第十四条主张争议商标构成对其驰名商标的恶意摹仿。对此我局认为,驰名商标的保护遵循按需原则及个案原则。本案中,鉴于争议商标已构成2013年《商标法》第三十条规定所指情形,故无需适用2013年《商标法》第十三条、第十四条规定再行审理,我局对申请人该主张不予支持。
申请人称其已对《小猪佩奇》动画作品进行了商品化授权,且“佩奇”作为该部动画片及美术作品的知名角色名称,其在先权利应当依法得到保护。本案中,作品名称和知名角色名称本身不能独立表达作品的思想和感情,不能构成著作权保护客体,故申请人该理由不能成立。关于商品化权,该权利并非法定权利,且申请人已经将其主张的角色名称等在先权益作为商标注册在第25类衍生商品上,我局也已对争议商标与各引证商标的权利冲突适用相应的商标权保护规定予以评述,对于申请人角色名称权等在先权益的主张,我局不予支持。因此,争议商标的注册未违反2031年《商标法》第三十二条规定。
2013年《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。本案中,争议商标本身并未带有欺骗性,将其作为商标使用不会使消费者对质量等特点产生误认,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款规定请求宣告争议商标无效,在案相关事实依据不足,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年05月11日