申请人:宏泰集团(厦门)有限公司
委托代理人:厦门中源知识产权事务有限公司
被申请人:北京赫斯特广告有限公司
委托代理人:前沿嘉信知识产权代理(北京)有限公司
申请人于2021年11月26日对第47213223号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标侵犯了申请人第500597号“HONG TAI及图”商标(以下称引证商标)享有的著作权。二、申请人图形标志经过宣传及使用,具有一定知名度,争议商标属于抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标。三、被申请人大量申请与经营范围不相关的商标,具有不以使用为目的的恶意。综上,依据《商标法》第四条、第九条、第三十二条、第四十四条、第四十五条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘扫描件、复印件):
1.引证商标档案、转让证明;
2.全国商标评价委员会颁布的证书;
3.在先驳回复审决定书、判决书;
4.相关企业信息、民办非企业单位登记证书;
5.申请人标识使用图片、网页截图;
6.合作协议书、发票;
7.申请人内部刊物、印刷发票;
8.荣誉证书;
9.被申请人企业报告、名下商标列表。
被申请人答辩的主要理由:引证商标的标识设计者为陈幼宁,而非申请人,申请人不享有在先著作权。申请人的无效宣告理由缺乏事实及法律依据。综上,请求对争议商标予以维持。
申请人在规定期限内补充提交如下质证意见:陈幼宁曾为申请人股东,申请人享有在先著作权。
经审理查明:争议商标由被申请人于2020年6月12日申请注册,2021年2月14日获准注册,核定使用在第41类教育、娱乐服务等服务上,专用权至2031年2月13日。
以上事实有商标档案为证。
我局认为,《商标法》第九条属于总则性条款,《商标法》第四十五条属于程序性条款,我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由,本案审理如下:
一、关于申请人主张争议商标侵犯其在先著作权,系抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标。
适用《商标法》第三十二条对著作权予以保护应以争议商标与他人在先享有著作权的作品相同或实质性相似为要件。争议商标与申请人主张享有著作权的图形标识未构成实质性近似,故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利(著作权)”之情形。
申请人提交的在案证据不足以证明申请人在争议商标核定使用的教育、娱乐服务等服务或与之相类似服务上在先使用争议商标或与之相近似商标,并使之具有一定影响。故争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的 “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。
二、关于申请人主张被申请人大量申请与经营范围不相关的商标,具有不以使用为目的的恶意。
本案证据材料尚不足以证明被申请人申请注册争议商标存在扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源等谋取不正当利益的情形,故被申请人申请注册争议商标的行为未构成《商标法》第四十四条第一款所指以其他不正当手段取得注册的情形。
《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围、取得商标专用权途径和不得恶意商标注册申请的规定,依据该条款的规定申请人请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年12月05日