申请人:戴姆勒股份公司
委托代理人:北京市中咨律师事务所
被申请人:四川弘毅联创知识产权运营有限公司
申请人于2020年06月08日对第26552609号“Smart for jeremy”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人的第1342164号“SMART”商标、国际注册第1070322号“smart”商标、第19915731号“SMART ELITE”商标、第2023546号“精灵”商标、第4810413号“精灵”商标(以下分别称引证商标一至五)构成使用在类似商品上的近似商标。二、申请人“SMART”、“精灵”系列商标享有极高的知名度,引证商标一在“汽车及其专用部配件”商品上在中国已经驰名,应受到驰名商标的保护。三、被申请人违背诚实信用原则,争议商标的使用和注册势必在商品来源和质量等特点上误导消费者,并产生不良社会影响。综上,申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、百度百科对“SMART”的介绍;
2、引证商标的信息材料及其他在先权利;
3、申请人销售收入报道;
4、相关媒体网站对申请人的报道;
5、申请人相关公司介绍和图片宣传;
6、各地车展及宣传活动信息报道;
7、其他证明材料。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年9月21日申请注册,指定使用在第12类飞机、船、充气轮胎、婴儿车商品上,经异议,于2020年2月7日获准注册。申请人于2020年06月08日对争议商标提出无效宣告请求。
2、申请人的引证商标一、三、四、五均在先申请及在先注册在第12类汽车及其专用部配件、汽车、车辆用低压轮胎等商品上,至本案审理之时,上述引证商标经核准已转让至智马达汽车有限公司名下,均为有效注册商标。申请人的引证商标二在第12类配有和没有推进装置的自行车等商品上在中国的领土延伸保护申请获得核准的日期早于争议商标申请日,至本案审理之时,该引证商标经核准已转让至smart Automobile Co.,Ltd.名下,现为有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条诚实信用原则的立法精神已经体现在《商标法》的规定之中,我局依据《商标法》具体条款对本案予以审理。根据当事人理由、我局查明事实及在案证据材料,本案焦点问题可归纳为:
一、争议商标与引证商标一至五是否构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“飞机、船、婴儿车”商品与引证商标三核定使用的“运载工具用刹车”等商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面较为接近,属于类似商品。争议商标“Smart for jeremy”与引证商标三“SMART ELITE”均含有“SMART”,在文字构成、呼叫、含义等方面相近,构成近似商标。争议商标与引证商标三同时在上述类似商品上使用,容易使消费者误认为争议商标系申请人引证商标的系列商标,从而造成对商品来源产生混淆误认,故争议商标与引证商标三在此部分类似商品上构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“充气轮胎”商品与引证商标三核定使用的商品未构成类似商品,故争议商标与引证商标三在此不类似商品上未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。另,争议商标核定使用的商品与引证商标一、二核定使用的商品亦未构成类似商品,争议商标与引证商标一、二未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标与引证商标四、五在文字构成、呼叫、含义等方面存在差异,争议商标与引证商标四、五共同使用,相关公众施以一般注意力可以将双方商标区别,不致造成对商品来源的混淆误认,亦未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第十三条第三款规定的不予注册并禁止使用的情形。申请人在部分类似商品上已有在先注册商标,且我局已通过《商标法》第三十条给予该商标保护,因此,对于争议商标在该部分类似商品上不再适用本条予以保护。本案中,申请人提交的证据虽然能够证明其“SMART”系列商标在汽车商品上具有一定知名度,但尚不足以证明在争议商标申请日前已达到公众知晓的程度,争议商标在不类似的“充气轮胎”商品上的注册不致误导公众并致使申请人利益可能受到损害,未构成《商标法》第十三条第三款规定之情形。
三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。争议商标对其核定使用的商品的质量、产地等特点没有进行超过固有程度的表示,不会使公众对商品的质量、产地等特点产生错误的认识,故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。争议商标构成要素本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此,争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
四、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第四条规定的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的情形。本案中,在案证据尚不足以证明争议商标的申请注册已构成“不以使用为目的的恶意商标注册申请”的情形,我局不予支持申请人该项主张。
五、争议商标的申请注册是否构成了《商标法》第四十四条规定的情形。《商标法》第四十四条第一款禁止的是欺骗商标行政主管机关或其他不正当手段取得商标注册的行为,申请人援引该条款主张无效宣告争议商标的注册,但未提交相应证据予以佐证,我局不予支持。《商标法》第四十四条第二款的规定为程序性条款,我局在此不予评述。争议商标的注册未构成《商标法》第四十四条规定的情形。
另外,申请人认为争议商标违反了《商标法》第三十二条的规定,但并未明确具体的事实理由,故申请人的该项主张我局不予评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照(2019年)《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“充气轮胎”商品上予以维持,在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年04月20日