申请人：南京市秦淮区郑小郑食品店
委托代理人：南京时间商标事务所有限公司
被申请人：朱丙山
委托代理人：北京立成知识产权代理有限公司
申请人不服我局商评字[2018]第0000026147号《关于第16929351号“小郑酥烧饼”商标无效宣告请求裁定书》，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出（2018）京73行初4179号行政判决书，判决撤销被诉裁定，并责令我局重新作出裁定。被申请人对一审判决不服，上诉至北京市高级人民法院（以下称北京市高院），北京市高院作出（2019）京行终4510号行政判决书，判决驳回上诉，维持原判。被申请人对二审判决不服，再审至最高人民法院，最高人民法院作出（2020）最高法行申483号行政判决书，判决驳回被申请人的再审申请。该判决已发生法律效力，我局依法重新组成合议组进行了审理。
最高人民法院认为，首先，关于申请人经营者郑少游对“小郑酥烧饼”商标标识的在先使用情况。在先生效的江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民终6887号民事判决已经认定申请人经营者郑少游在2005年左右使用“小郑酥烧饼”在南京市销售烧饼，该事实认定的依据不仅有出庭作证的申请人经营者郑少游的二房东胡艳、辖区城管胡明喜的证人证言，周边经营户的书面证人证言，还有2012年8月30日江苏城市频道报道等，可以相互印证。被申请人对上述事实不服，就该判决申请再审，江苏省高级人民法院已经裁定驳回其再审申请。被申请人主张郑少游在2012年将店面搬至南京市健康路172号之前实际使用的标识为“成兴酥烧饼”，并提交了相关证人证言，但是，相关证人并未出庭接受讯问；被申请人提交的（2018）宁钟证经内字第6721号公证书公证的新浪博客、江苏城市频道零距离2012年8月30日报道亦不足以证明“成兴酥烧饼”为申请人经营者郑少游所经营。被申请人申请再审提交的证据不足以推翻前述生效判决所认定的事实，故本院对其证明目的不予认可。其次，关于被申请人对争议商标标识的使用及申请注册情况。被申请人从未主张其在2005年之前曾以“小郑酥烧饼”为名销售烧饼，其于申请再审中亦表示其从2003年至2007年5月在“马路市场卖猪肉”，2008年5月开始在南京夫子庙健康路170号经营“小郑酥烧饼”，并且不同时期使用过“朱小郑酥烧饼”“朱记·小郑酥烧饼”。因此，申请人经营者郑少游在先以“小郑酥烧饼”为名销售烧饼，被申请人与郑少游作为同业竞争者，所经营店面亦位于南京市秦淮区夫子庙景区附近，其理应知晓申请人经营者郑少游对“小郑酥烧饼”的使用情况，应当进行合理避让，但其却仍在相同及类似商品上注册了完全相同的商标“小郑酥烧饼”，其行为难谓正当，特别是被申请人对其为何使用“小郑酥烧饼”作为经营标识曾有多个相互矛盾的表述，且对矛盾之处未能进行合理解释。原判决关于被申请人申请注册争议商标的行为构成《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条第二款规定的情形的认定，具备事实与法律依据。
经审理查明：争议商标由被申请人于2015年5月12日提出注册申请，2016年9月21日取得注册，核定使用在第30类煎饼、火烧、大饼商品上，注册商标专用期至2026年9月20日止。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。
本案中，申请人提交的证据可以证明其“小郑酥烧饼”商标在争议商标申请注册日前已在烧饼商品上进行了实际使用。被申请人与申请人经营者郑少游作为同业竞争者，所经营店面亦位于南京市秦淮区夫子庙景区附近，其理应知晓申请人经营者郑少游对“小郑酥烧饼”的使用情况，应当进行合理避让，但其却仍在相同及类似商品上注册了完全相同的商标“小郑酥烧饼”，其行为难谓正当。综上，争议商标的注册属于2013年《商标法》第十五条第二款禁止之情形。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年05月20日
