申请人：深圳市汉家松鼠网络科技有限公司
委托代理人：北京市中伦律师事务所
被申请人：镜湖区集嘉贸易商行
委托代理人：苏州卫标知识产权有限公司
申请人于2020年07月20日对第29264075号“汉家江湖”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：“汉家江湖”游戏是由申请人独立开发的游戏品牌，经使用宣传具有一定知名度和影响力，争议商标构成对申请人商标的恶意抢注，违反了《商标法》第三十二条的规定。“汉家江湖”是申请人在游戏软件上的在先作品名称，具有很高知名度，争议商标损害了申请人对在先作品名称享有的权益。争议商标与申请人第22184982号“汉家松鼠及图”商标（以下称引证商标）构成使用类似商品上的近似商标。被申请人名下申请注册了158件商标，除争议商标外，被申请人还大量抄袭其他第三方在先使用商标，被申请人明确向申请人提出出售争议商标，在申请人拒绝购买后被申请人即向申请人发起投诉。被申请人大量摹仿、抄袭、抢注申请人及其他权利人在先知名商标的行为并非出于真实使用意图，严重违反了诚实信用原则。被申请人与申请人是同行业竞争者，其在先知晓申请人知名商标“汉家江湖”，却申请人注册与“汉家江湖”完全相同的争议商标，明显是对申请人在先商标的恶意抢注，违反了《商标法》第十五条的规定。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据：1、申请人汉家江湖获得的荣誉证明；2、引证商标档案；3、被申请人名下商标列表；4、网络文化经营许可证；5、申请人官网介绍；6、网络报道；7、计算机软件著作权登记证书；8、关于同意出版运营国产移动网络游戏汉家江湖的批复；9、审计报告、税收证明；10、商标使用宣传材料；11、法院判决、裁定书；12、被申请人商标申请列表及抢注的在先知名品牌信息；13、被申请人与申请人邮件沟通公证书；14、投诉记录；15、其他证据材料。
被申请人答辩的主要理由：申请人提交的证据大多数为网络截图，且申请人并未提供任何有效使用证据，来证明引证商标的知名度使争议商标的存在会引起消费者的混淆和误认。申请人在案证据在数量、公开性及权威性上均明显不足，同时也缺乏相应的发票、店铺等有效证据予以佐证，被申请人对其真实性、合法性均不予认可，更不存在所谓的知名度。申请人主张被申请人损害其在先权利的观点缺乏事实依据，不能成立。争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条的规定。申请人在本案中未提交任何证据证明被申请人存在大量抢注他人商标的行为，申请人也无任何证据可以证明被申请人注册争议商标数量或类别超出了正常的生产经营需要。到目前为止，无任何法院或行政机关认定被申请人有过针对任何公司的恶意不正当抢注商标行为。争议商标与引证商标未构成近似商标。综上，被申请人请求对争议商标予以维持。
针对被申请人的答辩理由，申请人提出以下质证意见：被申请人对于争议商标未违反《商标法》第四十四条第一款的答辩理由缺乏事实及法律依据，应当不予支持。被申请人称争议商标未违反《商标法》第三十二条的规定，申请人不予认可，被申请人理由与事实不符。争议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。综上，申请人请求对争议商标予以无效宣告。
申请人补充提交了法院判决书等材料。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2018年2月11日提出注册申请，经异议程序，于2020年5月7日获准注册，核定使用在第9类可下载的手机应用软件；可下载的计算机应用软件等商品上。
2、引证商标的注册人为本案申请人，核定使用在第9类已录制的计算机操作程序等商品上，现为有效在先注册商标。
3、除争议商标外，被申请人还在第3、5、9、10、11、12、18、21、42等多个类别的商品和服务上申请、注册了一百五十余件商标，其中包括“ESTOQUE ”、“仙侠幻梦”、“宾果”、“小兔米菲的世界”、“星球联盟争霸”、“BINGGO”、“ACQUA DI ROSE”等与全球知名汽车制造商兰博基尼生产的概念车名称、国外化妆品品牌、知名游戏名称等相同或近似的商标。
上述事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
我局认为，申请人援引的《商标法》第七条为原则性规定，其精神已体现在2019年《商标法》的具体条款当中，我局将根据当事人提出的具体事实和理由适用2019年《商标法》的具体条款进行审理，具体评述如下：
一、争议商标与引证商标的显著识别汉字“汉家松鼠”在文字构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。争议商标核定使用的可下载的手机应用软件；可下载的计算机应用软件；移动电话用计算机游戏软件；鼠标垫商品与引证商标核定使用的已录制的计算机操作程序等商品属于类似商品，两商标共同使用在上述商品上易造成混淆误认，在上述商品上，两商标已构成《商标法》第三十条所指情形。争议商标核定使用的其余商品与引证商标核定使用的全部商品不属于类似商品，在该部分商品上，两商标未构成《商标法》第三十条所指情形。
二、鉴于申请人在可下载的手机应用软件；可下载的计算机应用软件；移动电话用计算机游戏软件；鼠标垫类似商品上注册有本案引证商标，我局已依据《商标法》第三十条的规定对争议商标在上述商品上予以无效宣告。因此，对于申请人依据《商标法》第三十二条的规定对争议商标在前述商品上的无效宣告请求我局不再予以评述。申请人并未提交充分证据证明其在争议商标申请日前已在智能手机用套；扬声器音箱；眼镜；移动电源（可充电电池）；测量仪器；保险丝（电流用）商品或类似商品上在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响。因此，争议商标在智能手机用套；扬声器音箱；眼镜；移动电源（可充电电池）；测量仪器；保险丝（电流用）商品上的注册申请未构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。
三、根据申请人提交的证据可知，原异议人对“汉家江湖”享有计算机软件著作权，但著作权法所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。计算机软件著作权的保护对象应为该计算机软件，即计算机程序及其有关文档，并不包括该计算机软件的名称。因此，申请人相关理由不能成立。
四、申请人提交的证据不能证明被申请人与其存在商标法意义上的合同、业务往来关系或者其他关系，因此，争议商标的申请注册未构成《商标法》第十五条第二款所以情形。
五、《商标法》第十条第一款第（七）项指带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。争议商标文字本身并未带有欺骗性，指定使用在眼镜等商品上也不致使公众对商品的质量、产地等产生误认，申请人该项理由缺乏事实依据，我局不予支持。
六、《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响，是指商标自身或其构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。争议商标不存在上述情形，未违反上述条款规定。
七、《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”的“其他不正当手段”是指欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等情形。本案中，综合考虑申请人提交的在案证据可以证明申请人在争议商标申请注册之前已在先使用“汉家江湖”标识，被申请人对其具有接触可能性，被申请人申请注册与申请人在先使用的“汉家江湖”标识文字构成完全相同的争议商标，难谓巧合；尤其考虑到，除争议商标外，被申请人还在第3、5、9、10、11、12、18、21、42等多个类别的商品和服务上申请、注册了一百五十余件商标，其中包括“ESTOQUE ”、“仙侠幻梦”、“宾果”、“小兔米菲的世界”、“星球联盟争霸”、“BINGGO”、“ACQUA DI ROSE”等与全球知名汽车制造商兰博基尼生产的概念车名称、国外化妆品品牌、知名游戏名称等相同或近似的商标。被申请人在本案中并未提交其商标使用证据，亦未对其在不同类别上大量注册商标的意图以及相关商标的设计创作来源作出合理解释说明。我局认为被申请人上述行为已明显超出正常的生产经营需要，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于诚实信用、公平竞争的市场秩序。因此，争议商标的申请注册已构成《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。
八、申请人虽援引《商标法》第四条的规定请求宣告争议商标无效，但其并未对此充分举证，申请人该项主张，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年08月26日
