申请人：尚飞活力股份责任有限公司
委托代理人：北京市集佳律师事务所
被申请人：黄创利
申请人于2020年08月06日对第11642026号“SOMFY”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：
一、申请人系世界知名的建筑遮阳及门窗自动化系统专业制造商，申请人系“SOMFY”商标的真实所有人，该商标已经在中国相关公众中获得较高知名度。争议商标与申请人在先注册的国际注册第850294号“somfy”商标（第9类，以下称引证商标一）、国际注册第818886号“SOMFY”商标（第9类，以下称引证商标二）、国际注册第604845号“SOMFY”商标（第7类，以下称引证商标三）、国际注册第604845号“SOMFY”商标（第9类，以下称引证商标四）构成近似商标。
二、争议商标侵犯了申请人在先享有的商号权和著作权。
三、争议商标系对申请人在先知名商标“SOMFY”的抄袭，被申请人申请多件与引证商标相同的商标，且多件商标与他人具有较高知名度的商标构成相同或近似，具有傍名牌、搭便车的恶意，企图借助申请人在先商标的知名度，谋取非法商业利益。被申请人的行为严重违反诚实信用原则，破坏了公平有序的市场竞争秩序，产生不良社会影响。
综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条第一款、第十条第一款第（八）项、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的规定，宣告争议商标无效。
申请人于我局规定期限内提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人商标的演变介绍；
2、经公证认证的美术作品转让协议；
3、商标档案、产品介绍及指导手册等；
4、申请人官网信息、产品手册及财务报告；
5、检索结果及相关媒体报道；
6、广告协议、发票及付款单等；
7、部分参展合同、发票及相关材料；
8、申请人部分合作协议、销售合同、发票；
9、相关证明文件、所获荣誉奖项；
10、被申请人商标注册信息及介绍等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由佛山市视觉倾城广告有限公司于2012年10月23日申请注册，经异议程序后，于2015年10月21日获准注册，核定使用在第25类服装等商品上。2018年7月6日经我局核准，转让予黄创利，即本案被申请人。
2、引证商标一至四均于争议商标申请日之前获得在中国的领土延伸保护，其中引证商标一核定使用在第9类电插座等商品上、引证商标二核定使用在第9类计数器等商品上、引证商标三核定使用在第7类电子马达等商品上、引证商标四核定使用在第9类控制用仪器和设备等商品上。截止本案审理时，上述四件引证商标均为申请人名下的有效注册商标。
上述事实有相关商标档案在案佐证。
我局认为，2019年4月23日修正的《商标法》已于2019年11月1日起实施，鉴于本案争议商标获准注册日（2015年10月21日）于2014年5月1日至2019年11月1日期间，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条第一款系总则性条款，其立法精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将依据2013年《商标法》的相关规定对本案予以审理。
根据当事人的理由、事实和请求，我局将本案的焦点问题归纳为：一、争议商标与引证商标一至四是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否侵犯了申请人主张的在先字号权和著作权，进而构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第（八）项及第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
关于焦点问题一：对于商标相同和近似的判定，首先应认定其指定使用的商品是否属于同一种或类似商品。争议商标核定使用的服装等商品与引证商标一至四分别核定使用在电插座、计数器、电子马达、控制用仪器和设备等商品均不属于同一种或类似商品。因此，争议商标与引证商标一至四未构成2013年《商标法》第三十条所指之情形。
关于焦点问题二：关于商号权。申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册之前，申请人将“SOMFY”作为字号在先使用在与争议商标指定使用的第25类服装等同一种或类似商品上并具有较高的知名度。因此，申请人关于争议商标的注册侵犯其在先商号权的主张，因缺乏事实依据，我局不予支持。
关于著作权。2013年《商标法》第三十二条关于对他人在先著作权的保护，须考虑他人所述的作品否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性近似及争议商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。具体到本案中，申请人所主张的涉案作品具有一定的独创性，属于《著作权法》的保护范畴。申请人在案提交了著作权转让协议，并结合其提交的早于争议商标申请日的媒体报道以及商标注册信息，在被申请人并未答辩对争议商标的创作进行合理说明的情况下，可以合理认定申请人的涉案作品在争议商标申请注册日前就已创作完成并发表，申请人对该作品享有在先著作权。争议商标与申请人享有在先著作权的作品在构成要素、设计细节、表现形式及整体视觉效果上基本相同，已构成著作权法意义上的实质性相似。被申请人未经申请人许可，申请注册与上述涉案作品高度近似的争议商标的行为损害了申请人的在先著作权。综合考虑到其作品的独创性和争议商标与申请人作品的近似程度，争议商标的注册难谓巧合，在被申请人未提出相反证据的情况下，可合理认定被申请人具有接触上述作品的可能性。综上所述，可以认定被申请人未经申请人许可的情况下将争议商标申请注册，从而构成2013年《商标法》第三十二条规定所指的“损害他人现有的在先权利”的情形。
关于焦点问题三：2013年《商标法》第十条第一款第（八）项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册，本案争议商标的注册不属于此类情形。申请人援引2013年《商标法》第四十四条第一款的规定请求宣告争议商标无效，但申请人有关权益在本案中已通过其他条款获得充分救济的情况下，我局不再适用该条款进行审理。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年05月07日
