申请人：思玛特株式会社
委托代理人：广州华进联合专利商标代理有限公司
被申请人：乐商天成（福建）网络科技有限公司
申请人于2020年09月16日对第30704154号“Babyshark”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人“思玛特株式会社”为韩国知名的创业公司，“BABYSHARK”是申请人独自创立的品牌，申请人为该品牌精心设计了一系列卡通品牌形象，经过申请人的持续使用与宣传，该品牌已经将具有极高的知名度和影响力，为广大公众所熟知。争议商标与申请人在先申请注册的第29318189号“Pinkfong BabyShark”商标（以下称引证商标）构成指定使用在相同或类似服务上的近似商标。争议商标构成对申请人在先使用商标的恶意抢注，同时侵犯了申请人的在先美术作品、音乐作品名称权及商品化权。争议商标明显是对申请人知名度极高的“BABYSHARK”商标的复制与摹仿，其注册使用带有欺骗性，容易误导公众，有悖于诚实信用原则。综上，申请人请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：1、申请人官网相关页面；2、申请人碰碰狐PINK FONG品牌官网相关页面；3、“碰碰狐”百度百科介绍；4、申请人宣传手册；5、申请人与“上海幼慧科技有限公司”的关联关系证明；6、申请人宣传推广“碰碰狐 PINK FONG”品牌的相关授权合同；7、“碰碰狐 PINK FONG”品牌产品在各大视频网站推广、运营页面及视频；8、申请人美术作品设计图样以及《著作权登记证书》；9、申请人“BABY SHARK”音乐作品的《著作权登记证书》；10、申请人“BABY SHARK”音乐作品相关获奖证明；11、申请人“BABY SHARK”系列商标在世界各地注册情况统计表、商标注册证以及翻译件；12、“BABY SHARK”在各大视频网站推广页面；13、“BABY SHARK”的部分知名度以及媒体报道；14、申请人新浪微博公众号页面；15、申请人“BABY SHARK”微信宣传相关页面；16、“BABY SHARK”主题系列手机游戏软件和教育APP；17、部分“BABY SHARK”宣传活动证据；18、“BABY SHARK”相关销售证据；19、申请人与第三方签订的《商品化许可协议》；20、引证商标的商标档案；21、申请人在YouTube上传“BABYSHARK”视频的相关证据；22、“BABYSHARK”视频在韩国音源网站bugs上的排名；23、相关判决书；24、被申请人抄袭抢注商标的清单。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2018年5月4日提出注册申请，于2019年4月28日获准注册在第35类“商业企业迁移；自动售货机出租”服务上，现为有效商标。
2、引证商标于2018年2月23日由申请人提出注册申请，于2018年9月27日初审公告，核定使用在第35类“广告；工商管理辅助；商业管理和组织咨询；组织商业或广告展览；特许经营的商业管理；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；市场营销；演员的商业管理”服务上。其申请日期早于争议商标的申请日期，而初审公告日期晚于争议商标的申请日期。
以上事实有相关商标档案在案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标获准注册日于2014年5月1日至2019年11月1日期间，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题应适用2019年《商标法》。申请人援引2013年《商标法》第三十条，但鉴于引证商标的初审公告时间晚于争议商标的申请时间，争议商标与引证商标是否构成使用在类似服务上的近似商标，适用2013年《商标法》第三十一条规定，我局将据此条款审理，不再适用2013年《商标法》第三十条。申请人所援引的2013年《商标法》第四条为总则性条款，申请人援引的2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则规定的精神已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2013年《商标法》相应实体条款审理本案。根据申请人的理由、事实和请求，本案的争议焦点可归纳为：
1、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十一条所指使用在类似服务上的近似商标。
2、争议商标是否损害了申请人的在先权利，从而构成了2013年《商标法》第三十二条关于“不得损害他人在先权利”之规定。
3、争议商标是否构成了2013年《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。
关于焦点问题一，争议商标核定使用的“商业企业迁移；自动售货机出租”服务与引证商标核定使用的全部服务之间不属于类似服务，尚无充分理由可以认定争议商标在非类似服务上与引证商标共存可能导致相关公众对服务来源产生混淆误认。因此，争议商标与引证商标未构成使用于类似服务上的近似商标。
关于焦点问题二，首先，申请人主张争议商标侵犯了其在先美术作品、音乐作品名称的著作权，对此我局认为，争议商标为文字“Babyshark”，与申请人主张著作权的鲨鱼图形未构成近似；“Babyshark”虽为申请人音乐作品的名称，但就其文字本身而言，其并不能独立表达作品的思想和情感，无法体现完整的文学艺术作品内容，不具备法律意义上作品的要素，并非著作权法保护的作品，不应脱离作品整体而单独受到著作权的保护。因此，对申请人有关争议商标的申请注册构成对其现有在先著作权的损害的主张，我局不予支持。其次，申请人称争议商标侵害其商品化权。本案中，申请人提交的证据尚不足以证明“BABY SHARK（鲨鱼宝宝）”作品及卡通形象经过宣传报道已具有极高知名度，亦不足以证明争议商标的注册可能挤占申请人基于其作品名称所享有的市场优势地位和交易机会，因此，本案尚无法认定争议商标的注册损害了申请人的在先商品化权益，申请人该项理由证据不足，我局不予支持。
关于焦点问题三，2013年《商标法》第三十二条关于对他人在先商标的保护，应以他人商标在争议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据，同时保护范围原则上应以争议商标核定服务与申请人所经营服务类似为限。申请人提交的证据不能证明申请人将与争议商标相同或近似的商标在“商业企业迁移；自动售货机出租”服务上在争议商标申请注册日之前在中国大陆地区已使用，更不能证明已具有了一定影响，亦无证据证明被申请人采取了不正当手段，具有主观恶意性。因此，本案在案证据难以认定争议商标的申请注册构成了“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
此外，申请人援引的2013年《商标法》第十条第一款第（七）项“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性，易造成产地、质量等特点的误认，不宜作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同主体相对权利的冲突所导致的服务来源误认，不属于上述规定的调整范畴。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的情形，是指在申请注册商标时采取了欺骗行为，或存在其他扰乱注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的手段，本案中申请人证据不足以证明争议商标存在上述情形。
申请人其他主张缺乏充分事实及法律依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年05月25日
