申请人：南京说文解字信息科技有限公司
委托代理人：北京朗瑞嘉铭知识产权代理有限公司
被申请人：上海麦田映像信息技术有限公司
申请人于2020年08月28日对第27846175号“麦田故事”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人“麦田拾字”、“麦田识字”、“麦田认字”商标已在教学用装置及仪器、已录制和可下载的媒体，计算机软件等领域具有极高的知名度。争议商标与申请人在先注册的第7825740号“麦田拾字”商标、第11535352号“麦田识字”商标、第23103249号“麦田认字”商标（以下依次称引证商标一、二、三）构成类似商品上的近似商标。争议商标构成对申请人“麦田拾字”系列商标的恶意抄袭和摹仿。被申请人申请注册争议商标具有不正当意图，违反诚实信用原则。争议商标是被申请人以不正当手段申请注册的，其注册使用必然会导致消费者的混淆误认，严重损害申请人和相关公众的利益，造成不良的社会影响。争议商标的注册损害了申请人“麦田拾字”享有的在先著作权。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）、（八）项、第十三条第二款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条和《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了在先商标档案信息、相关裁判文书、被申请人名下商标列表、网络搜索截图、APP下载页截图、产品照片、网络销售页、销售发票、销售收据、侵权相关材料、作品著作权登记证、计算机软件著作权登记证书等复印件及光盘扫描件作为主要证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2017年12月1日向我局提出注册申请，于2018年11月7核准注册并公告，核定使用在第9类计算机软件（已录制）、计算机外围设备、学习机、教学仪器、动画片、具有人工智能的人形机器人、穿戴式行动追踪器、可下载的影像文件、平板电脑、便携式媒体播放器商品上。商标专用期至2028年11月6日。
2、在争议商标申请注册前，引证商标一、二在第9类计算机软件(已录制)、学习机、视听教学仪器、动画片等商品上已经我局核准注册，引证商标三在学习机、视听教学仪器、动画片等商品上申请注册。引证商标一、二、三现均为有效注册商标，商标注册人均为本案申请人。
以上事实有相关商标档案在案佐证。
我局认为，本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年的《商标法》，相关程序问题适用2019年的《商标法》。《商标法》第七条和第九条属于总则性条款，《中华人民共和国反不正当竞争法》的立法精神已体现在《商标法》有关条款的具体规定中，我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据申请人的请求、事实和理由，我局对本案焦点问题审理如下：
一、争议商标与引证商标一、二、三是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。鉴于引证商标三在争议商标申请之日尚未初步审定，但申请在先，故对于争议商标与申请人引证商标一、二、三是否构成同一种或类似商品上的近似商标我局同时适用2013年《商标法》第三十条、第三十一条的规定进行审理。
我局认为，争议商标与引证商标一、二、三均包含相同的显著识别文字“麦田”，文字构成及呼叫相近，整体含义无明显区分，已分别构成近似标识，共同使用在计算机软件(已录制)、学习机、视听教学仪器、动画片等同一种或类似商品上，易使相关公众认为其标识的商品来源相同或具有某种关联性，进而对商品来源产生混淆，已分别构成2013年《商标法》第三十条和第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用在穿戴式行动追踪器商品上与引证商标一、二、三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、2013年《商标法》第十三条第二款保护的是在相同或类似商品上在先使用但并未注册的驰名商标；2013年《商标法》第十三条第三款保护的是在不相同或不相类似商品上的已注册驰名商标。鉴于申请人请求认定已为相关公众所熟知的“麦田拾字”系列商标均已在争议商标申请日前申请注册，故本案适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。
鉴于申请人已在与争议商标核定使用的计算机软件(已录制)等相同或类似的商品上申请注册了引证商标一、二、三，且我局已适用2013年《商标法》第三十条和第三十一条审理并予以了保护，故本案仅对争议商标在穿戴式行动追踪器商品上的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定进行审理。
我局认为，申请人提交的在案证据多为自制证据或非商标使用证据，不足以证明在争议商标申请注册日前，申请人“麦田拾字”系列商标已为相关公众所熟知，因此，争议商标在穿戴式行动追踪器商品上的注册使用应不易误导公众，致使申请人利益可能受到损害。申请人该项主张我局不予支持。
三、争议商标的申请注册是否构成2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（著作权）”之情形。我局认为，著作权所保护的是文学、艺术和科学作品的表现形式。本案中，由申请人提交的证据可知，其在争议商标申请注册日前对“麦田拾字幼儿象形识字软件”及“麦田拾字”幼儿识字画册作品享有在先著作权，但“麦田拾字”为上述软件及上述画册作品的名称，不能囊括作品的独创性，不具备法律意义上作品的构成要素，不属于《著作权法》规定的“作品”的范围，不应脱离作品整体而独立受到著作权的保护。争议商标仅为“麦田故事”文字标识，与申请人所主张的“麦田拾字幼儿象形识字软件”及“麦田拾字”幼儿识字画册作品的著作权保护内容差距较大，因此，争议商标的申请注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利（著作权）”之情形。
四、2013年《商标法》第十条第一款第（七）项规定是指商标的文字、图形或者其他构成要素本身具有欺骗性，容易使相关公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认。2013年《商标法》第十条第一款第（八）项规定是指商标本身的文字、图形或者其他自身的构成要素有害于人们共同生活及行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，或者对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案中，申请人提交的在案证据不足以证明争议商标存在上述情形，故争议商标的注册使用未构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项所指情形。
此外，申请人依据2013年《商标法》第四十四条第一款提出的评审理由缺乏事实依据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、第三十一条、2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在穿戴式行动追踪器商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年07月12日
