申请人:阿里巴巴集团控股有限公司
委托代理人:北京超凡知识产权代理有限公司
被申请人:王俊林
申请人于2020年10月12日对第31778390号“朋友淘”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是世界知名的互联网企业,旗下“淘宝网”市场影响力和商业价值极高。“淘宝”、“淘”系列商标由“淘宝网”而来,申请人以“淘宝”为重点的“淘”系列商标体系已构建成熟,均具有突出的显著性和极高知名度,并已与申请人建立了唯一指向关系。争议商标与申请人在先申请注册的第8082000号“淘”商标(以下称引证商标一)、第7273777号“淘”商标(以下称引证商标二)、第5130013号“淘宝Taobao”商标(以下称引证商标三)、第7463724号“淘宝”商标(以下称引证商标四)、第3575303号“淘宝”商标(以下称引证商标五)、第4240191号“淘宝网”商标(以下称引证商标六)、第7856293号“淘!我喜欢”商标(以下称引证商标七)、第23199424号“淘闺蜜”商标(以下称引证商标八)、第9193397号“淘拍档”商标(以下称引证商标九)、第14043672号“马上淘”商标(以下称引证商标十)、第13666783号“安心淘”商标(以下称引证商标十一)构成《商标法》第三十条所指的使用在相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标构成在密切关联的商品上对第5626331号“淘宝”商标(以下称引证商标十二)的刻意摹仿,其注册和使用会误导公众,损害申请人驰名商标利益,违反了《商标法》第十三条第三款的规定。三、被申请人作为自然人申请注册了数百件商标,明显超出正常经营需求,且被申请人系义务淘好网络科技有限公司的法定代表人,该公司字号明显是抄袭申请人的商标,且被申请人在多个类别的商品和服务上均申请注册了“朋友淘”商标,具有明显的摹仿申请人商标的恶意,有违诚实信用原则,构成不正当竞争,会使相关公众对商品来源产生误认,助长搭便车的不良风气,造成不良社会影响,违反了《商标法》第四条第一款、第七条第一款、第十条第一款第(七)、(八)项、第四十四条第一款的规定。综上,申请人请求依据《商标法》第四条第一款、第七条第一款、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款的规定,对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:(光盘)
1、阿里巴巴集团概况;
2、部分媒体相关报道;
3、阿里巴巴所获部分荣誉证书;
4、部分关联公司情况;
5、部分经济数据专项审计报告;
6、淘宝网在网络购物市场中所占优势的调研报告;
7、部分入驻淘宝网的企业及品牌名单;
8、部分活动的资料;
9、广告宣传图片、部分广告合同及发票;
10、在先案例;
11、被申请人名下商标资料及相关企业资料。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
一、争议商标由被申请人于2018年6月22日申请注册,指定使用在第9类已录制的计算机程序等商品上,经初步审定公告后,本案申请人和成都格路亚网络科技有限公司对争议商标提出异议申请,经审理争议商标被准予注册,注册公告刊登于2020年7月7日的第1702期《商标公告》,专用期至2029年3月27日止。
二、引证商标一至十一均先于争议商标申请日在第9类计算机等商品上获准注册,现均为申请人的有效注册商标。
三、引证商标十二先于争议商标申请日在第35类广告传播等服务上获准注册,专用期至2029年10月20日。
四、本案被申请人作为一自然人,在全部45个类别的商品和服务上共申请注册了369件商标;经调取争议商标申请注册时的商标档案可知,被申请人经营的个体工商户为一美食店。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,《商标法》第七条的内容已体现在《商标法》的具体条款中,我局将适用《商标法》的具体条款审理本案。
结合当事人陈述的事实和理由,本案的焦点问题可归结为:一、争议商标与引证商标一至十一是否构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条第三款的规定;三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项所指的情形。四、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。
关于焦点问题一:争议商标“朋友淘”,与引证商标一至十一相比较,在文字构成、呼叫、含义等方面构成近似,争议商标核定使用的已录制的计算机程序、眼镜等商品与引证商标一至十一核定使用的计算机、眼镜等商品在功能用途、销售场所等方面相同或相近,属于同一种或类似商品,争议商标与引证商标一至十一同时使用在上述商品上,易使消费者误认为上述商品与申请人存在特定联系而混淆。故争议商标与引证商标一至十一已构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二:关于申请人认为争议商标违反《商标法》第十三条第三款规定之主张,鉴于申请人在与争议商标核定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标一至十一,且我局通过《商标法》第三十条对其商标权利予以保护时,已充分考虑其知名度因素,故本案不适用《商标法》第十三条第三款之规定。
关于焦点问题三:争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项所指的情形。首先,申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册易导致消费者对商品质量等特点或者产地来源产生混淆、误认,故争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。其次,我国《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
关于焦点问题四:《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”主要是指争议商标注册人在申请注册商标时,扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中,争议商标与申请人具有一定知名度的引证商标一至十一构成近似,加之依据查明事实四可知,被申请人在全部45个类别的商品和服务上注册了369件商标,其中包括第1类、第5类、第10类等商品类别;被申请人经营的个体工商户美食店,上述商品类别与申请人经营范围、经营特点等相去甚远,且被申请人未提交其注册商标的使用证据或意欲使用证据。被申请人前述商标注册行为明显缺乏真实使用意图,且违反了诚实信用原则,不具备注册商标应有的正当性,扰乱了商标注册管理秩序,损害了公共利益。因此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标的注册申请构成《商标法》第四条所指情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年08月17日