申请人：雅思澳大利亚私人有限公司；剑桥大学本地考试财团代表的剑桥大学学者及长官委员会；英国文化协会（原申请人：爱德普教育有限公司）
委托代理人：北京金杜知识产权代理有限公司
被申请人：派约里亚教育系统股份有限公司
委托代理人：北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司
原申请人于2018年11月7日对第11103387号“马雅思”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
原申请人的主要理由：一、在争议商标申请日前，“雅思”、“IELTS”商标经其在中国的长期使用和宣传已具有极高的知名度，请求认定第4384147号“雅思”商标（以下称引证商标一）、第2023212号“IELTS”商标（以下称引证商标二）为教育、考核、语言技能考核服务上的驰名商标。争议商标的注册和使用容易误导相关公众， 淡化原申请人的驰名商标，贬损原申请人驰名商标的市场声誉，致使原申请人及相关公众利益受到损害。二、争议商标与原申请人引证商标一、二构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。三、争议商标是对原申请人在先使用并具有一定影响的商标的恶意抢注。四、原申请人与被申请人为同行业从业者，被申请人注册争议商标的行为具有主观恶意，违反了诚实信用原则，不仅会欺骗和误导公众，还会造成不良社会影响，且已构成“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的情形。综上，依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条等相关规定，请求宣告争议商标无效。
原申请人提交了以下主要证据（以光盘形式）：1、原申请人集团网页简介；2、“雅思”、“IELTS”考试、培训等网页介绍、宣传册、讲座活动宣传材料、谷歌搜索结果页面；3、网络、报纸及国家图书馆中有关“雅思”、“IELTS”考试及培训的媒体报道资料；4、个人陈述书及其中文翻译；5、原申请人商标注册情况；6、相关裁定书、决定书；7、被申请人网站页面。
被申请人答辩的主要理由：争议商标系被申请人所独创，经过宣传和使用已在行业内已具有较高的知名度。争议商标与原申请人引证商标一、二未构成使用在类似服务上的近似商标。原申请人提交的证据不足以证明争议商标的注册会导致公众对服务来源产生混淆或误认，亦不足以证明引证商标一、二是驰名商标。原申请人提交的在先裁定或决定不应作为本案的裁判标准。综上，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条、第十三条、第三十条、第四十四条的规定，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：1、上海马雅思国际双语幼儿园园区地址及内部照片；2、上海青浦区马雅思私立幼儿园主体资格证据；3、“马雅思”/“MAIES”徽章、学生制服图鉴、印刷品；4、相关教学、培训活动资料；5、青浦报报道。
在本案评审程序中，原申请人将引证商标一、二转让予雅思澳大利亚私人有限公司、剑桥大学本地考试财团代表的剑桥大学学者及长官委员会、英国文化协会（即本案申请人）共有，申请人声明其三方作为本案引证商标一、二的注册人继受原申请人的一切权利义务，并作为本案共同申请人提交质证意见。针对被申请人的答辩，申请人除重申了原申请人申请理由中的主要观点外，又补充了以下质证意见：商标评审案件既应遵守个案审查原则，又应保证审查审理标准的一致和稳定性。被申请人提交的证据不能证明争议商标经使用已与被申请人及其关联公司形成一一对应关系。请求宣告争议商标无效。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2012年6月20日提出注册申请，2013年11月7日取得注册，核定使用在第41类学校(教育)、幼儿园、教育、培训、教学、安排和组织培训班、书籍出版、文字出版(广告宣传材料除外)、提供在线电子出版物(非下载)、提供娱乐设施服务上。
2、引证商标一由爱德普教育澳大利亚有限公司于2004年11月26日提出注册申请，2014年4月13日经异议复审程序被核准注册，核定使用在第41类教育、语言技能考核等服务上。经我局核准，该商标于2013年注册人名义变更为澳大利亚教育有限公司，于2015年9月27日转让至爱德普教育有限公司（即本案原申请人），于2019年7月20日转让至雅思澳大利亚私人有限公司、剑桥大学本地考试财团代表的剑桥大学学者及长官委员会、英国文化协会共有。至本案审理之时，引证商标一为申请人名下的有效注册商标。
引证商标二由爱德普教育澳大利亚有限公司于2000年12月25日提出注册申请，2004年9月7日取得注册，核定使用在第41类教育、考核等服务上。经我局核准，该商标于2006年8月7日转让至爱德普教育澳大利亚有限公司、英国文化协会、剑桥大学本地考试财团代表的剑桥大学学者及长官委员会共有；引证商标二共有人之一爱德普教育澳大利亚有限公司于2013年注册人名义变更为澳大利亚教育有限公司，该商标于2019年7月13日转让至雅思澳大利亚私人有限公司、剑桥大学本地考试财团代表的剑桥大学学者及长官委员会、英国文化协会共有。至本案审理之时，引证商标二为申请人名下的有效注册商标。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标获准注册日期处于2001年《商标法》施行期间，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2001年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故本案程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效所援引的《商标法》第七条为总则性条款，其实质内涵已体现在2001年《商标法》的实体条款之中。我局将根据当事人评审理由、提交的证据及案情适用2001年《商标法》相应实体条款审理本案。
一、由申请人提交的宣传材料、媒体报道等证据可知，“雅思考试”全称为“国际英语语言测试系统”，英文简称为“IELTS”，经过多年宣传和使用，其作为一种英语水平测试系统的名称已具有一定的知名度。争议商标为汉字组合“马雅思”，其整体并未形成明显区别于“雅思”的其他含义，且双方当事人同为教育行业的从业者，争议商标核定使用在教育、书籍出版等服务上，容易使相关公众误认为其与“雅思”考试有某种关联，进而对服务来源、内容等特点产生错误的认识。因此，本案应认定争议商标的注册已构成2001年《商标法》第十条第一款第（七）项规定之情形。
二、争议商标核定使用的学校(教育)、幼儿园、教育、培训、教学五项服务与申请人引证商标一、二各自核定使用的教育、语言技能考核等服务属于同一种或类似服务。申请人提交的在案证据可以证明，在争议商标申请日前，“雅思”和“IELTS”商标之间已形成对应关系，并经宣传使用已具有一定知名度。争议商标为汉字组合“马雅思”，完整包含引证商标一“雅思”，与引证商标二“IELTS”对应的中文“雅思”在呼叫、文字构成等方面相近，且争议商标整体并未形成明显区别于引证商标一、二的其他含义，已构成近似标识。争议商标与引证商标一、二若同时使用在上述同一种或类似服务上，易使相关公众对服务提供来源产生混淆误认。被申请人提交的证据不足以证明本案争议商标在上述服务上经使用已足以与引证商标一、二在同一种或类似服务上相区分。我局对被申请人抗辩理由不予支持。因此，争议商标在上述五项服务上与引证商标一、二已构成2001年《商标法》第二十八条所指在同一种或类似服务上的近似商标。另，鉴于争议商标核定使用的书籍出版等其余服务与引证商标一、二核定使用的全部服务不属于同一种或类似服务，故争议商标在上述其余服务上与引证商标一、二未构成前述条款所指在同一种或类似服务上的近似商标。
三、鉴于本案已依据2001年《商标法》第二十八条的规定在争议商标核定使用的学校(教育)、幼儿园、教育、培训、教学五项服务上对申请人的在先商标权利予以保护，故在上述五项服务上本案不再适用2001年《商标法》第十三条的规定进行审理。以下仅针对争议商标在书籍出版等其余服务上的注册是否违反2001年《商标法》第十三条的规定进行审理。
本案申请人并未就其引证商标一、二所标示的服务在销售情况、销售区域、市场规模、公众知晓程度等方面提供充分的证据予以支持，尚不足以证明在争议商标申请日前，申请人引证商标一、二在中国大陆地区已为相关公众所熟知。因此，就在案证据而言，本案尚不能认定争议商标在书籍出版等其余服务上的注册违反2001年《商标法》第十三条的规定。
四、鉴于本案已依据2001年《商标法》第二十八条的规定在争议商标核定使用的学校(教育)、幼儿园、教育、培训、教学五项服务上对申请人的在先商标权利予以保护，故在上述五项服务上本案不适用2001年《商标法》第三十一条后半句禁止性规定进行审理。本案申请人提交的证据不能证明在争议商标申请日前，其在中国《商标法》法域内已在与争议商标核定使用的书籍出版等其余服务为同一种或类似的服务上使用与争议商标相同或相近似的商标并具有一定知名度。故本案不能认定争议商标在书籍出版等其余服务上的注册违反了2001年《商标法》第三十一条后半句之禁止性规定。
五、申请人援引2001年《商标法》第四条规定请求宣告争议商标无效的主张因证据不足，故我局不予支持。
六、争议商标本身既不属2001年《商标法》第十条第一款第（八）项规定禁止注册和使用的“具有不良影响”的标志，也无证据证明争议商标的注册系被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的，或构成2001年《商标法》第四十一条第一款所禁止的“以其他不正当手段取得注册”的情形。因此，申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实根据和法律依据，我局均不予支持。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（七）项、第二十八条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年04月09日
