申请人：麦当劳公司
委托代理人：北京正理商标事务所有限公司
被申请人：河南博明食品有限公司
申请人于2019年07月29日对第25866832号“麦香生”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人自1990年进入中国内地市场便开始使用“麦当劳”作为商号及主商标。此外，申请人还大量推广使用了以“麦香”为首的系列商标。“麦当劳”及“麦香”系列商标在争议商标申请日前已具有较高知名度。二、争议商标与申请人在第29类商品上的第534258号“麦”商标、第636097号、第12075147号、第32402128号“麦当劳”商标、第528161号“麥當勞”商标、第542271号“麦香堡”商标、第17614914号“麦香鱼”商标、第4054195号“MAI XIANG JI”商标、第4054196号“MAI DANG LAO MAI XIANG JI”商标、第17635715号“麦当劳早晨全餐”商标（以下称引证商标一至十）、第30类商品上的第630280号、第12075146号“麦当劳”商标、第529116号“麥當勞”商标、第3862571号“麦香旦McEGG”商标、第5629917号“麦香鱼”商标、第7278601号“麦香酥”商标、第21438585号“麦当劳麦香鸡”商标（以下称引证商标十至十七）、第32类商品上的第533087号“麦”商标、第630312号、第12075145号“麦当劳”商标、第528018号“麥當勞”商标、第569332号“麦香”商标（以下称引证商标十八至二十二）、第43类服务上的第11539032号、第12075142号“麦当劳”商标、第42类服务上的第769364号“麥當勞”商标（以下称二十三至二十五）构成类似商品服务上的近似商标，违反了《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第九条第一款和第三十条的规定。三、申请人请求认定引证商标一至七在肉、家禽肉质食品以及第29类其他相关商品上、引证商标十一至十六在食用三明治、咖啡、茶、冰淇淋以及第30类其他商品上、引证商标十八至二十二在汽水、无酒精饮料及第32类其他商品上、引证商标二十三、二十四、二十五在快餐馆及第43类（原42类）其他服务上为相关公众所熟知，争议商标的注册将误导公众，损害申请人的利益，违反了《商标法》第十三条和第十四条的规定。四、被申请人申请注册争议商标的行为是以不正当手段抢注申请人已经使用并具有一定影响的“麦香”系列商标，违反了《商标法》第三十二条的规定。五、考虑到申请人的知名度，被申请人作为食品公司，理应知晓申请人的在先商标，且其还在多个商品和服务类别上对“麦香生”商标提出注册，被申请人的行为违反了诚实信用原则，违反了《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项和第四十四条第一款的规定。综上，申请人请求依据上述事实和理由宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人中国官网介绍资料。
2、申请人品牌排名、电视、网络及户外广告以及媒体报道。
3、申请人商标在中国为相关公众所熟知所获保护的案例。
4、“麦当劳”、“麦”字头商标在争议商标申请日之前的宣传使用证据。
5、被申请人名下商标申请记录。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2017年8月15日申请注册，于2018年8月28日核准注册，核定使用在第29类“加工过的坚果；以果蔬为主的零食小吃”等商品上。
2、引证商标四提出注册申请的日期晚于争议商标的申请日，基于商标注册管理的申请在先原则，引证商标四不能成为争议商标核准注册的在先权利障碍。
引证商标十七提出注册申请的日期早于争议商标的注册申请日，获准初步审定的日期晚于争议商标的注册申请日期，故本案应同时适用《商标法》第三十一条的规定进行审理。
申请人引证的其余二十三个引证商标获准初步审定的日期均早于争议商标的注册申请日，分别核定使用在第29类、第30类、第32类、第42类、第43类等商品/服务上。现均处于有效期限内。
3、至本案审理时，被申请人名下共有40件商标，且并无与他人在先具有较强显著性的商标构成相同或者近似的商标。
4、申请人提交的相关荣誉证书、媒体报道、广告宣传等在案证据可以证明，申请人于1990年进入中国，其主要商标“麦当劳”被广泛应用于餐厅行业，经过大量使用以及全国性的网络及媒体报道等，已经在全国范围内具有了很高知名度。同时，申请人名下还拥有多个“麦”字头的商标，如“麦香鱼”、“麦香鸡”等，上述商标经过活动推广、广告宣传、网络传播以及媒体报道等，在零售小吃、果汁饮料、茶点等与“麦当劳”餐厅有关的商品上也具有知名度。
以上事实有商标档案及申请人所列证据在案佐证。
本案中，复审商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，实体问题应适用2013年《商标法》。本案的相关程序问题仍适用2019年《商标法》。
《商标法》第四条和第九条为总则性条款，第七条为原则性规定，其精神已体现在《商标法》其他具体条款中，本案将依据其他具体条款进行审理。依据当事人陈述的事实和理由，我局对本案焦点问题审理如下：
一、关于争议商标与引证商标一至三、五至二十五是否分别构成使用在类似商品或服务上的近似商标，进而违反了《商标法》第三十条和第三十一条的规定。本案中争议商标核定使用的第29类商品与引证商标十一至二十五核定使用的第30类、第32类、第42类、第43类等商品/服务在销售场所、销售对象、功能用途等方面区别较为明显，且依据《类似商品和服务区分表》不属于类似商品或服务，故争议商标与引证商标十一至二十五未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。
根据我局查明事实4可知，申请人“麦当劳”、“麦香鸡”、“麦香鱼”等 “麦”字头的商标经申请人长期大量的使用在相关领域内具有了很高知名度，且与申请人之间形成了密切的联系。而争议商标“麦香生”与引证商标一至三、五至七、十文字“麦”、“麦当劳”、“麦香堡”、“麦香鱼”、“麦当劳麦香鸡”的首字均为“麦”，与引证商标八文字“MAI XIANG JI”、引证商标九文字“MAI DANG LAO MAI XIANG JI”虽为不同语种文字，但读音相近。争议商标与申请人“麦香鱼”、“麦香鸡”、“MAI XIANG JI”等商标组合结构相似，争议商标核定使用的商品与引证商标一至三、五至九、引证商标十核定使用的“肉；牛奶；蛋；食用油；熟制豆”等商品在功能、用途、消费对象等方面相同或相近，属于同一种或类似商品，争议商标与上述九个引证商标若共存于市场，易使相关公众误认为其为“麦当劳”旗下品牌或与申请人商标具有某种关联，从而对商品来源产生混淆误认，已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。综上，争议商标与引证商标一至三、五至十已构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、鉴于我局在判定争议商标与申请人商标是否构成同一种或类似商品上的近似商标时已考虑申请人商标的知名度并适用《商标法》第三十条予以保护，故我局不再适用《商标法》第十三条进行审理。
三、《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定适用于对未注册商标的保护，申请人已在与争议商标相同或类似商品上在先注册引证商标，且我局适用《商标法》第三十条予以保护，故对此主张不再适用《商标法》第三十二条进行评审。
四、目前尚无证据证明，争议商标的注册易导致消费者产生误认，故申请人所提争议商标的申请注册易导致消费者误认的理由不能成立。《商标法》第十条第一款第（八）项所指不良影响的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案争议商标并未构成上述条款所指情形，因此申请人该项理由不成立。
五、申请人主张被申请人存在以其他不正当手段取得注册的情形。关于该项主张，根据查明事实可知，被申请人名下共40件商标，且并无与他人在先具有较强显著性的商标构成相同或者近似的商标。即使被申请人确实抄袭、摹仿了申请人的引证商标，损害的也是申请人的民事权益，难以将之作为撤销本案争议商标的充分依据。因此，争议商标未违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照（2013年）《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年07月20日
