申请人：吴洪波
委托代理人：北京期待商标事务所（普通合伙）
原异议人：阿里巴巴集团控股有限公司
委托代理人：北京超凡知识产权代理有限公司
申请人不服我局(2019)商标异字第0000019405号不予注册决定，于2019年06月10日向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。
原异议人主要异议理由：一、原异议人为世界知名的互联网企业，旗下“淘宝网”品牌市场影响力和商业价值极高，被异议商标与原异议人第14069941号“淘商号”商标、第5626331号“淘宝”商标、第12127704号“TAOBAO”商标、第18360531号“淘宝年货”商标（以下称引证商标一至四）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、原异议人“淘宝”品牌的知名度曾被相关部门予以确认，被异议商标构成对申请人知名商标的摹仿，侵犯了原异议人在先知名商标权益。三、被异议商标注册人作为市场经营主体，理应知晓原异议人及“淘宝”品牌，其攀附恶意明显，系其傍名牌行为，有违诚实信用原则。综上，根据《商标法》第七条第一款、第十条第一款第（七）项及第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十一条、第四十四条第一款的规定，请求对被异议商标不予核准注册。
原异议人提交了以下主要证据：
1、原异议人获得的荣誉证明材料；
2、各大媒体对于原异议人及淘宝网的相关报道；
3、“淘宝”、“淘宝网”商标的使用情况；
4、淘宝网部分关联公司情况及审计报告；
5、原异议人开展各种活动的资料；
6、广告宣传合同、图片及发票；
7、原异议人“淘宝”商标在第35类服务上被认定具有一定知名度的裁定、决定等。
申请人在异议阶段的答辩理由：申请人在先申请注册有第4618994号“淘宝”商标，本案被异议商标是对申请人在先权利的延伸。被异议商标与原异议人所引证的商标或在文字构成上存在差异，或在指定商品上并不相同。申请人申请被异议商标完全出于诚实信用以及对在先权利的延伸，并无不正当竞争行为。
申请人在异议阶段提交了以下主要证据：相关网页搜索截图；被异议商标的实际使用、宣传图片；店面图片、宣传页等。
不予注册决定认为：被异议商标“淘宝古酿TAOBAO”指定使用商品为第33类“葡萄酒；白酒”等。异议人引证在先注册的第14069941号“淘商号”等商标指定使用商品为第33类“白酒；鸡尾酒；葡萄酒”等。虽然双方商标指定使用商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面相近，属于类似商品，但双方商标文字构成、读音及整体外观有一定区别，故未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人另引证在先注册的第12127704号“TAOBAO”商标核定使用服务为第35类“药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售或批发服务”等。虽然双方商标字母构成、读音及整体外观上较为相近，属于近似商标，但被异议商标指定使用商品与引证商标核定使用服务在功能、用途、内容、特点等方面有明显区别，故未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。异议人注册并使用在“推销（替他人）”服务上的“淘宝”商标，为相关公众所熟知，曾获得驰名商标扩大保护，鉴于被异议商标包含“淘宝”二字，且被异议商标指定使用的“葡萄酒；白酒”等商品与上述驰名商标核定使用的“推销（替他人）”服务有较强关联性，被异议商标已构成对上述驰名商标的复制和摹仿，其注册和使用易误导公众，从而致使异议人利益可能受到损害，被异议商标的申请注册违反了《商标法》第十三条第三款之规定。依据《商标法》第十三条第三款、第三十五条规定，我局决定：第21390120号“淘宝古酿TAOBAO”商标不予注册。
申请人复审的主要理由：申请人的注册申请完全出于善意需求，是对自身商标权利的合法延续，应当受到法律支持。原异议人商标的知名度仅限于网络服务平台，和申请人的产品相去甚远，对被异议人商标的无限保护将造成商业垄断。被异议商标具有极强的原创性，应当予以核准注册。
申请人向我局提交了以下主要证据：被异议商标的实际使用图片等。
原异议人向我局提交的意见及证据与其在异议程序中提交的理由及证据基本一致。
经复审查明：1、被异议商标由申请人于2016年9月22日提出注册申请，并于2017年8月20日初审公告，指定使用的商品为第33类“葡萄酒；白酒；烧酒；果酒（含酒精）；蒸馏饮料；鸡尾酒；烈酒（饮料）；清酒（日本米酒）；酒精饮料（啤酒除外）；黄酒”等商品。
2、引证商标一至四申请日均在被异议商标申请日前，其中引证商标一核定使用在第33类“白酒”等商品上。引证商标二、三核定使用在第35类“数据通讯网络上的在线广告”等服务上。至本案审理之时，引证商标四已被驳回，驳回决定已生效。目前引证商标一至三为本案原异议人有效在先商标。
以上事实有商标档案予以在案佐证。
我局认为，鉴于《商标法》第七条是总则性条款，是对商标注册与使用的合法性要求，其精神已体现在其它具体条款之中，故依据双方当事人的申请理由、答辩理由及在案证据，本案的审理如下：
一、被异议商标与引证商标一至三是否构成《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
本案中，被异议商标与引证商标一在文字构成、呼叫方面存在差异，使用在类似商品上不致引起相关公众的混淆误认。被异议商标指定使用的全部商品与引证商标二、三核定使用的服务不属于类似商品或服务，因此，被异议商标与引证商标一至三未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指情形。
本案中，原异议人提交的其与关联公司在近年度的审计报告、广告合同及发票显示其在全国范围内通过多种广告媒介对引证商标二“淘宝”商标进行大量宣传。相关实际使用情况、荣誉证明，以及我局在先无效宣告裁定，可以证明经过原异议人长期使用，其“淘宝”商标在数据通讯网络上的在线广告、在通讯媒体上出租广告空间、推销(替他人)服务上为中国相关公众普遍知晓，已经建立了较高知名度及广泛影响，为相关公众所熟知。
被异议商标完整包含申请人引证商标二，且未形成明显与之相区别的新含义。被异议商标指定使用的白酒等商品与原异议人“淘宝”商标赖以知名的数据通讯网络上的在线广告、推销(替他人)服务在消费对象、服务对象方面具有共同性，双方并存使用易使消费者误认为双方商标系来自同一市场主体的系列商标或二者具有某种特定关联，从而对商品的来源产生误认，致使原异议人的利益可能受到损害。因此，被异议商标的注册违反《商标法》第十三条第三款的规定。
另，被异议商标的注册不致造成消费者对商品的质量等特点或产地产生误认，未构成《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。被异议商标所表示内容并非贬义或其他消极含义，不致产生《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响。此外，原异议人还主张被异议商标的注册违反了《商标法》第四十四条第一款的规定，但缺乏事实依据，故我局不予支持。
综上，申请人所提复审理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第十三条第三款、第三十五条第三款、第三十六条的规定，我局决定如下：
被异议商标在复审商品上不予核准注册。
申请人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年08月11日
