申请人：日本动画株式会社
委托代理人：广东朗乾律师事务所
被申请人：青岛永旭商贸有限公司
申请人于2019年12月02日对第19109964号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人是日本动画公司，从70年代至今，共制作了134部动画，如“樱桃小丸子”、“80天环游世界”、“中华小当家”等。申请人提交的著作权登记证书明确记载申请人于1989年12月20日创作完成，并于1990年1月7日在日本首次发表的美术作品《【樱桃小丸子】作品主要人物形象图》（共9幅），申请者以法人作品著作权人依法享有著作权。申请人的“花轮”形象是申请人拥有在先著作权的人物形象，通过《樱桃小丸子》持续长时间的播出已被众多消费者所熟知，“花轮”与小丸子一样已拥有相当高的知名度。申请人并没有与被申请人签订任何授权文件，被申请人以申请人拥有著作权的“花轮”形象作为商标使用，应认定为对他人在先著作权的侵犯。同时，被申请人从2011年起至今，已申请注册了相当多的在中国为大从熟悉的日本动画作为商标图案，如第13059289号“海贼王 HAIZEIWANG”商标 、第19129149号图形商标（日本动画蜡笔小新的小新）等，可以看出申请人是有着长期以国外知名度高的动画或者人物作为商标进行申请的行为，无疑会使消费者产生误导。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第三十二条的规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（复印件和光盘）：1、申请人简介及中文翻译；2、申请人制作动画的作品清单及中文翻译；3、申请人履历证明书及中文翻译；4、著作权登记证书；5、“花轮”形象在中国相关使用及报道材料。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过第1696期《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：争议商标由被申请人于2016年2月17日申请注册，指定使用在第25类“服装”等商品上，经审查于2017年3月21日获准注册，商标专用期至2027年3月20日。前述事实有商标档案复印件予以证明。
我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：
争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定“不得损害他人现有的在先权利”之情形。该条规定的在先权利包括在先著作权。《著作权法》所称作品，是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。本案中，申请人所述的“花轮同学”形象作品，经过设计表现形式独特，具有一定的独创性，构成美术作品，属于我国著作权法保护的作品。申请人提交的著作权登记证书显示其依法享有美术作品《【樱桃小丸子】作品主要人物形象图》（共9幅）的著作权，“花轮同学”形象美术作品为上述9幅作品之一，该份著作权登记证书里的创作完成时间、首次发表时间以及登记日期均早于争议商标申请注册日期，结合申请人提交的证据5关于“花轮”形象在芒果TV《樱桃小丸子》第一部的播出情况及其他相关使用及报道材料中有体现该美术作品，在无相反证据加以反驳的情况下，据此可以认定申请人“花轮同学”形象美术作品于争议商标申请注册日之前已创作完成并公开发表，鉴于申请人的《樱桃小丸子》第一部动画片较早在中国播放并具有一定知名度，被申请人可以通过公开途径了解到申请人的“花轮同学”形象，从而接触到“花轮同学”形象美术作品。争议商标图形与申请人享有的“花轮同学”形象美术作品在人物的五官及发型等表现形式上构成实质性相似，被申请人未经他人的许可，擅自将他人享有在先著作权的作品作为商标申请注册，其行为侵犯了他人的在先著作权，已构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人在先权利”的情形。
申请人的其他主张缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月18日
