申请人：麦当劳公司
委托代理人：北京东方亿思知识产权代理有限责任公司
被申请人：内蒙古蒙新实业有限公司
申请人于2019年07月25日对第18845613号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人自1990年进入中国市场， 就开始广泛使用“拱门图形”商标、“McDonald's及拱门图形”商标。申请人请求认定其在先注册的第769366号图形商标和769369号“McDonald's及图”商标（以下称引证商标一、二）为驰名商标。争议商标与引证商标一、二高度相近，争议商标是对申请人驰名商标的摹仿，其注册使用会使申请人利益可能受到损害，淡化申请人的驰名商标。二、争议商标与申请人在先注册的第147685号图形商标和第147684号“McDonald's及图”商标（以下称引证商标三、四）构成使用在类似商品上的近似商标。三、被申请人注册争议商标的行为损害了申请人的在先著作权。四、被申请人恶意抄袭申请人具有高知名度的商标，违反了诚实信用原则，易造成相关公众的混淆误认，产生不良影响。综上，申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：1.申请人官网关于其历史的介绍以及有关第一家麦当劳餐厅开业的文章；2.中国大陆第一家麦当劳餐厅的部分报道；3.相关商标信息；4.申请人在中国获得驰名商标保护的裁定；5.百度百科等网站关于申请人拱门图形历史发展沿革的介绍；6.突破分类表、适用《商标法》第四十四条第一款的在先案例；7.申请人在美国首次使用拱门美术作品的资料；8.申请人产品图片及新闻、产品规格书、价格变动信息图样、相关报表；9.北京王府井麦当劳餐厅开业的报道、申请人在全国各地开设餐厅的新闻报道、营业餐厅分布一览表；10.申请人投放的电视、网络和户外广告、广告监测服务证明文件；11.申请人委托公司出具的说明函、合同书、营业执照；12.引证商标使用许可合同；13.申请人在中国企业贡献报告、申请人大事记；14.申请人排名情况和所获荣誉。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1.争议商标由被申请人于2016年1月11日提出注册申请，2017年5月21日核准注册在第32类啤酒商品上，专用权有效期至2027年5月20日。
2.引证商标一至四现为申请人所有，现为第32类果汁等商品和第42类餐馆服务业等服务上的有效在先注册商标。
3.被申请人名下现有24件商标，包括6件含有争议商标图形的商标，其中第18845413号和第188457279号图形商标已在异议程序中因构成对申请人驰名商标的复制摹仿而被不予注册。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为，本案争议商标在2019年11月1日前核准注册，故适用修改前的《商标法》，即2013年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条属于总则性规定，在《商标法》其他实体条款中已有体现，本案将根据当事人的具体评审理由适用相应的实体条款对本案进行审理。根据当事人理由、我局查明事实及在案证据材料，本案焦点问题审理如下：一、争议商标与引证商标三、四是否构成类似商品上的近似商标。二、争议商标是否构成《商标法》第十三条第三款所指情形。三、争议商标是否损害申请人的在先著作权，从而违反《商标法》第三十二条的规定。四、争议商标是否构成《商标法》第十条第一款第（七）项和第（八）项之情形。五、争议商标是否构成《商标法》第四十四条第一款之情形。
关于焦点问题一，争议商标图形与引证商标三、四图形在视觉效果、构图要素等方面高度相近，已分别构成近似商标。争议商标核定使用的啤酒商品与引证商标三、四核定使用的果汁等商品在消费群体、销售场所等方面相近或密切关联，属于密切关联商品。考虑到申请人的引证商标三、四具有较高知名度，且依据查明事实3可知被申请人注册了多件与申请人商标相近的商标且有2件已经异议程序被不予注册，因此，被申请人在明知申请人商标的情况下，仍申请注册与引证商标三、四相近的争议商标，难谓正当。争议商标与引证商标三、四并存使用在前述商品上，易使相关公众误认为他们系来自同一主体或争议商标与申请人之间存在某种特定关联，从而造成相关公众对商品来源的混淆误认。争议商标与引证商标三、四已构成《商标法》第三十条所指的使用在密切关联商品上的近似商标。
关于焦点问题二，鉴于本案已认定争议商标与申请人引证商标三、四构成《商标法》第三十条所指的使用在密切关联商品上的近似商标，申请人的在先商标权利已予以保护，故本案无需再适用《商标法》第十三条的规定进行审理，我局对申请人请求认定引证商标一、二已为相关公众所熟知的主张不再予以评述。
关于焦点问题三，著作权法第二十一条规定，法人或者其他法人组织的作品、著作权由法人或者其他组织享有的职务作品，其发表权、本法第十条第一款第（五）项至第（十七）项规定的权利的保护期为截止于作品首次发表后第五十年的12月31日。本案中，涉案图形首次使用时间为1968年10月21日，故该图形的著作权人对该图形所享有的财产性著作权权利的保护期限截止至2018年12月31日到期。因此，自2019年1月1日起，该图形不再受著作权法的保护。故争议商标未损害申请人的在先著作权，未违反《商标法》第三十二条之规定。
关于焦点问题四，《商标法》第十条第一款第（七）项所指的误认是指对商品质量等特点或产地的误认，不包括《商标法》其他条款所调整的因来源混淆而引起的误认，且申请人提交的在案证据不能证明争议商标的注册易导致消费者对商品质量等特点或者产地产生误认，故争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形，且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
关于焦点问题五，鉴于我局已依据《商标法》第三十条的规定对申请人的在先商标权予以保护，故我局对争议商标是否违反《商标法》第四十四条第一款不再予以评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月30日
