申请人：森科产品有限公司
委托代理人：福建恒都知识产权代理有限公司
被申请人：上海乐标文化传播有限公司
申请人于2019年11月20日对第30227197号“小黄鸭”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人自2005年推出“B.DUCK”小黄鸭形象产品，使用至今已具有较高的知名度。争议商标的注册损害了申请人的在先商品化权益。争议商标与申请人在先注册的第13242453号“小黄鸭”商标（以下称引证商标）已构成同一种或类似商品/服务上的近似商标。争议商标构成对申请人在先使用并具有一定影响商标的抢注。争议商标的注册具有主观恶意，违反了诚实信用原则，易造成不良社会影响。综上，请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：申请人小黄鸭产品及线上线下店铺情况；“B.Duck”小黄鸭IP授权合作合同及汇总；申请人关联公司工商信息及商标许可备案登记、授权协议证明书；申请人官方账号、品牌推广及“B.Duck”小黄鸭百度搜索结果；“B.Duck”小黄鸭举办活动及参展情况；申请人小黄鸭所获荣誉情况；申请人携“B.Duck”小黄鸭品牌出席慈善及学术活动照片、证书等；小黄鸭相关版权登记、外观专利及商标申请注册情况；申请人“B.Duck”产品宣传手册介绍及相关新闻报道；申请人维权情况；“B.Duck”小黄鸭商标在第30类商品上使用的网页截图；在先裁定书、判决书等。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回，我局通过《商标公告》进行了公告送达，被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2018年4月13日申请注册，于2019年2月28日取得注册，核定使用在第30类土豆粉、魔芋粉、龙虾片、粉丝（条）、泡打粉、发酵剂、搅稠奶油制剂、家用嫩肉剂、食用预制谷蛋白、烹饪用谷蛋白添加剂商品上，商标专用期自2019年2月28日起至2029年2月27日止。
2、申请人引证商标早于争议商标申请日期申请注册，核定注册使用在第35类广告、市场营销等服务上，目前为有效注册商标。
以上事实由商标档案在案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求宣告争议商标无效援引的2013年《商标法》第七条、第九条为原则性条款，其实质内容已体现于2013年《商标法》相应实体条款中。我局将根据当事人的评审理由、提交的证据等情况适用2013年《商标法》相应的实体条款予以审理。
本案中，争议商标核定使用的土豆粉、魔芋粉、龙虾片、粉丝（条）、泡打粉、发酵剂、搅稠奶油制剂、家用嫩肉剂、食用预制谷蛋白、烹饪用谷蛋白添加剂商品与引证商标核定使用的广告、市场营销等服务在功能用途、服务内容、消费对象等方面均存在区别，不属于同一种或类似商品/服务。因此，争议商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品/服务上的近似商标。
申请人援引了2013年《商标法》第三十二条“申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利”之规定，主张争议商标的申请注册损害了其在先“小黄鸭”作品名称的商品化权益。首先，申请人所提“小黄鸭”作品名称已申请注册为商标，申请人该项理由实质上还是指向其在先申请注册的引证商标，应属于2013年《商标法》第三十条的调整范围。其次，申请人主张的商品化权并非法定权利，即使可将其作为一种法益加以保护，申请人亦应提供充分的证据证明该角色名称在中国大陆地区已具有极高知名度。本案中，申请人提交的在案证据尚不足以证明“小黄鸭”在争议商标申请注册日之前已具有极高知名度，且“小黄鸭”仅为申请人提供的一个产品名称，并非该作品中的角色名称。因此，申请人关于争议商标的申请注册侵犯其对“小黄鸭”享有的商品化权益的主张缺乏充分的事实及法律依据，我局不予支持。
2013年《商标法》第三十二条的保护对象是在先使用并有一定影响的未注册商标，本案中，申请人的引证商标为在先注册商标，且申请人于本案中提交的证据显示的商品并非本案争议商标核定使用土豆粉、魔芋粉等商品相同或类似的商品，不足以证明申请人商标已在争议商标申请注册前，在与争议商标核定使用的商品相同或类似商品上已在先使用并具有一定影响，故，申请人关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，从而违反2013年《商标法》第三十二条的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
本案争议商标并非带有欺骗性的标志，亦非有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，尚无证据证明争议商标的注册和使用易造成相关公众对商品的质量等特点产生误认或产生不良的社会影响。申请人提交的证据不足以证明被申请人申请注册争议商标时采取了欺骗手段或其他不正当手段。因此，申请人关于争议商标的注册违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的主张，缺乏事实依据，我局不予支持。
依照2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月03日
