申请人:住友橡胶工业株式会社
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人(争议商标受让人):阿亚德穆罕默德加维
国内接收人:广州斯路森商务服务有限公司
国内接收人地址:广东省广州市越秀区环市东路号世界贸易中心大厦南塔室
原被申请人:广州橡森轮胎有限公司
委托代理人:北京睿智保诚国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年4月28日对第19822193号“DANLOPNA”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
一、申请人是全球第五大轮胎制造商,“DUNLOP”商标为申请人独创,具有极强的显著性,至今已有近130年的历史。争议商标与申请人在先注册的第29180号“DUNLOP”商标、第11306856号“DUNLOP”商标(以下称引证商标一、二)构成类似商品上的近似商标。
二、申请人请求认定引证商标一为车辆轮胎商品上的驰名商标、争议商标构成对申请人“DUNLOP”驰名商标的复制、摹仿和抄袭,争议商标的注册会损害申请人的合法权利。
三、原被申请人长期委托他人生产侵犯申请人“D及图”商标专用权以及抄袭“DUNLOP D及图”产品包装、装潢的轮胎产品,并对侵权商品进行出口销售,原被申请人曾签署承诺书不再使用侵权商标。原被申请人还抄袭他人知名商标,原被申请人利用申请人及商标知名度牟取不正当利益的恶意明显,其行为违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册秩序,损害了社会公共利益。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第 九条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条第三款、第三十条和第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人简介及媒体介绍;
2、申请人经销商及店面信息;
3、广告合同、广告照片、报纸、杂志及网络广告、赞助报道、宣传片及展会资料等广告宣传证据;
4、申请人所获荣誉证据;
5、申请人维权证据;
6、申请人国内外商标注册资料;
7、审计报告;
8、申请人产品照片、店铺照片及销售发票等使用证据;
9、申请人商标在日本被认定为驰名商标的证明文件;
10、在先相关裁定书;
11、原被申请人出具的《承诺书》;
12、原被申请人抄袭的相关品牌介绍等。
原被申请人答辩的主要理由:
争议商标为原被申请人独创,与引证商标一、二未构成近似商标。争议商标经审查获准注册,未违法商标法相关规定。原被申请人注册争议商标是为发展需要,并无恶意目的。争议商标没有侵犯申请人的任何在先权利。申请人的“DUNLOP”商标没有达到驰名程度,争议商标未损害申请人驰名商标的相关权利。原被申请人请求维持争议商标的注册。
原被申请人提交了其主体资格证明文件等主要证据。
针对被申请人的答辩理由,申请人质证坚持其主要理由及请求,并补充提交了网络报道、国家图书馆部分文章等证据。
经审理查明:
1、争议商标由广州橡森轮胎有限公司于2016年4月29日申请注册,2017年6月21日获准注册,核定使用在第12类汽车轮胎等商品上。2020年1月27日,争议商标经核准转让予阿亚德穆罕默德加维,即本案被申请人。
2、引证商标一、二的获准注册日期早于争议商标的申请注册日,分别核定使用在第12类轮胎、车辆轮胎垫带(不包括飞机轮胎或其他工业用途)等商品上。至本案审理之时,引证商标一、二均在专用权期限内,其所有人为本案申请人。
3、在争议商标申请注册日前,申请人对其“DUNLOP”品牌轮胎通过展会、冠名赞助赛事、报刊等载体进行了长期大量的广告宣传,“DUNLOP”品牌轮胎曾荣获《中国SUV》杂志最佳轮胎奖、《汽车族》杂志节油环保轮胎奖及年度性价比轮胎奖、《汽车导报-改装与四驱》杂志“金轮奖”等多项荣誉。
我局认为,鉴于争议商标获准注册日期为2017年6月21日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条和第九条系总则性规定,其精神已体现在其他具体条款中,我局将依据其他具体条款进行审理。
一、争议商标“DANLOPNA”与引证商标一、二“DUNLOP”均为纯文字商标,其在字母组成、呼叫及外观等方面近似。争议商标指定使用的汽车轮胎等商品与引证商标一、二核定使用的轮胎、车辆轮胎垫带(不包括飞机轮胎或其他工业用途)等商品在功能、用途等方面存在一定相同或相近之处,属于类似或具有密切关联关系的商品。同时,考虑到申请人的“DUNLOP”商标在争议商标申请注册日前,在汽车轮胎商品上已具有一定知名度。因此,争议商标的注册使用,易使相关公众认为其商品来源于同一市场主体或与申请人存在某种关联,进而产生混淆,争议商标与引证商标一、二已构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标的注册违反了2013年《商标法》第三十条的规定。
二、申请人认为争议商标构成对申请人“DUNLOP”商标的复制、摹仿,违反了2013年《商标法》第十三条第三款的规定。鉴于我局已适用2013年《商标法》第三十条进行了审理,且保护了申请人的商标权。故本案不再适用2013年《商标法》第十三条第三款进行审理。
此外,2013年《商标法》第十条第一款第(七)项禁止的是商标标识本身具有欺骗性,易使公众对其所指定商品的质量等特点产生误认的商标注册,本案争议商标的注册不属于此类情形。2013年《商标法》第十条第一款第(八)项禁止的是对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的商标注册,本案争议商标的注册亦不属于此类情形。
另,申请人认为争议商标的注册违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定,但鉴于我局已通过2013年《商标法》第三十条对申请人的商标权利予以保护,因此,我局不再适用2013年《商标法》第四十四条第一款对本案进行审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年11月19日