申请人:佐丹娜化妆品有限责任公司
委托代理人:北京三友知识产权代理有限公司
被申请人:上海娇娜实业有限公司
委托代理人:北京九鼎嘉盛国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年11月07日对第22309129号“娇丹娜”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与申请人第14575015号“佐丹娜”商标、第6179715号“jordana及图”商标、第4348348号“JORDANA”商标、第31393504号“JORDANA”(以下称引证商标一至四)构成使用在相同或类似商品上的近似商标。被申请人曾是申请人中国代理商,双方代理关系于2018年终止。被申请人未经授权将申请人商标在相同或类似商品上,系恶意抢注,违反《商标法》第十五条第一款规定。除争议商标外,被申请人屡次将申请人在先商标与字号相同或高度近似的商标进行注册申请,其具有囤积商标、攀附申请人商标知名度的主观恶意。争议商标的注册和使用扰乱正常的商标注册管理秩序,违反诚实信用原则。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条、第第十五条第一款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条等相关规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(均为光盘):
1、百度百科度“香木”的介绍;
2、“香木”网络报道;
3、百度百科度申请人及“JORDANA”品牌的介绍;
4、申请人官网打印件;
5、申请人与被申请人签订的“JORDANA”品牌产品经销协议及发票;
6、被申请人作为经销商线上销售“JORDANA”品牌产品的销售记录;
7、申请人与被申请人签订的相关协议及译文;
8、申请人与相关公司签订的授权书;
9、申请人在先商标“JORDANA”产品在各大网络社区宣传、推荐、分享记录;
10、申请人在先商标档案及被申请人名下商标详情;
11、被申请人销售假冒“JORDANA”品牌化妆品店铺网页记录及被申请人资质信息等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与申请人引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标是被申请人在先使用的品牌,被申请人虽与申请人有过合作关系,但其合作协议是被申请人及其关联企业在先使用“JORDANA”品牌之后,争议商标未违反《商标法》第十五条规定。申请人提交的证据并不能证明其具有一定知名度。综上,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:被申请人及其关联企业信息;作品登记证书;百度词条;争议商标宣传使用证据等。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2016年12月19日提出注册申请,2018年1月28日获准注册,核定使用在第3类洁肤乳液;洗面奶等商品上。该商标有效专用期至2028年1月27日。
2、引证商标一至四由申请人所有,核定使用在第3类化妆品;第21类化妆刷等商品上。至本案审理时,引证商标一至四均为在先有效注册商标。
以上事实均由商标档案等在案佐证。
我局认为,鉴于《商标法》第七条的有关规定已在《商标法》其他具体条款中有所体现,故本案适用《商标法》相关具体条款予以审理,结合当事人陈述的事实和理由,本案的焦点问题可归结为:争议商标的注册申请是否违反《商标法》第十五条第一款、第三十条、第四十四条第一款的规定。
一、争议商标与引证商标一、二、三分别在文字构成、呼叫等方面相近,已构成近似商标。争议商标核定使用的洁肤乳液;洗面奶;浴液;美容面膜;成套化妆品;化妆品;化妆棉;化妆剂;香水商品与引证商标一、二、三、四核定使用的口红、指甲油、化妆品等商品属于相同或类似商品,以上商标在上述商品上共存,易使相关公众对商品的来源产生混淆、误认,已构成《商标法》第三十条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“香木”商品与引证商标一核定使用的全部商品不类似,双方在非类似商品上共存未构成《商标法》第三十条所指使用在相同或类似商品上的近似商标。
二、《商标法》第十五条第一款规定“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。该条规定的要件之一为“争议商标与他人在先商标相同或近似”。本案中申请人提交的证据不足以证明在争议商标注册申请日之前,申请人已在与“香木”商品或与之类似的商品上在先使用与争议商标相同或与之近似的商标。故在案证据难以认定争议商标在“香木”商品上的申请注册违反《商标法》第十五条第一款规定的情形。
三、《商标法》第四十四条第一款规定的以“其他不正当手段取得注册”的行为,是指申请商标的注册基于不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意进行注册。本案中,根据申请人提交的证据及我局查明的事实可知,被申请人名下有商标37件,除争议商标之外,被申请人还在3类、24类等多个类别反复注册了与申请人在先使用的“JORDANA”商标相同或近似的“JORDANA”、“娇丹娜 JORDANA BEAUTY”等商标,且被申请人曾作为申请人的经销商,其对申请人及其“JORDANA”商标应属知晓。据此,我局合理认为,被申请人申请注册争议商标及其他商标的行为,具有复制、抄袭他人商标的故意,其主观意图难谓正当,不具备申请注册商标应有的合理性或正当性。该类恶意注册行为不仅会导致相关公众对商品来源产生误认,更扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序,违反了诚实信用原则,不应鼓励和支持。因此,争议商标的注册申请已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
申请人其他主张缺乏事实依据,我局亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月01日