申请人:成都思海贸易有限公司
委托代理人:邦唐邦(北京)知识产权服务有限公司
被申请人:上海一亚照明电器有限公司
委托代理人:北京贵都商标代理事务所有限公司
申请人于2019年10月25日对第24229145号“亚明之光”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:被申请人申请注册114枚商标,集中在第11类,绝大部分由“亚明”搭配他人知名品牌形式构成。被申请人大量申请商标,超出其正常经营活动需要,并授权许可他人使用,牟取商标使用许可费,缺乏真实使用意图,该行为扰乱了正常的商标注册秩序,有损公平竞争的市场环境。综上,请求依据《商标法》第四条、第七条、第九条及第四十四条第一款等规定,对争议商标予以无效宣告。
被申请人答辩的主要理由:被申请人是一家经营灯具及照明设备的企业,其名下商标绝大多数在第11类商品上,最早一枚“亚明”商标申请时间为1992年7月30日,被申请人名下商标数量具有合理性。且“亚明”商标为被申请人所独创,被申请人与其同一法定代表人的关联公司上海亚灯实业有限公司共同使用、宣传“亚明”商标,“亚明”商标已经具有了很高的知名度。被申请人围绕“亚明”申请系列商标,是正常的商标储备及商标防御行为,未违反诚实信用原则。相反,申请人近几年不断注册“亚明阳光”、“亚明电工”等数十枚商标,均因与被申请人“亚明”商标近似被不予注册,申请人完全是恶意提起无效宣告申请。综上,请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据(U盘):
1、被申请人及上海亚灯实业有限公司的营业执照、商标许可合同及转让证明;
2、上海亚灯实业有限公司网站关于“亚明”商标的使用情况、行业排名等;
3、上海亚灯实业有限公司的团体会员证书;
4、指导工作及留影照片;
5、合作协议书、销售合同及发票;
6、广告合同、发票、刊登图片及视频;
7、参加展会资料;
8、加工合同、收据及发票;
9、产品检验报告;
10、以往维权案例情况。
针对被申请人的答辩,申请人质证称:被申请人提交的证据仅能证明“亚明”、“亚明照明”商标的真实使用,不能证明争议商标的使用,且被申请人欲将争议商标许可或转让给他人,想达到谋取高额许可或转让费用的目的,缺乏真实使用意图。综上请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标于被申请人于2017年5月19提出注册申请,指定使用在第11类灯等商品上,2018年11月7日获准注册。有效期至2028年11月6日。
2、从申请人提交的证据1可知,上海亚灯实业有限公司成立于1995年3月9日,被申请人成立于2003年2月13日,二者的法定代表人均为张士渊,经营范围为灯具的销售等。
1996年10月28日,上海亚灯实业有限公司经核准受让取得第844447号“亚明”商标的所有权。2003年2月15日开始,上海亚灯实业有限公司将该商标许可给被申请人使用,许可期限自2003年2月15日至2016年6月6日。2009年3月28日,上述商标经核准由上海亚灯实业有限公司转让给被申请人。2009年4月15日开始,被申请人将该商标许可给上海亚灯实业有限公司使用,许可期限自2009年4月15日至2026年6月5日。
2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)已于2019年11月1日起实施,鉴于本案争议商标获准注册的日期为2013年《商标法》实施期间的2018年11月7日,故我局针对本案的实体问题适用2013年《商标法》、程序问题适用现行《商标法》的规定进行审理。
我局认为,2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册的”是指,确有充分证据证明争议商标注册人采用了欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得争议商标的注册,其行为违反了诚实信用原则,损害了公共利益之情形。本案中,被申请人提交的证据可知,从争议商标申请注册日之前,被申请人与其关联公司上海亚灯实业有限公司将“亚明"灯具销售于他人,并参加展会且进行了一定的宣传。同时,经查询,被申请人名下共申请180余件商标,涉及申请日从1992年至今,绝大多数商标名称围绕其主商标“亚明”,采取“亚明+其他文字”的形式,且绝大多数商标指定使用商品围绕公司主营业务指定使用在第11类灯具商品上。在此基础上,被申请人将争议商标许可给他人使用,亦属于依法正常许可他人使用商标行为。因此,尚无证据证明争议商标的注册构成了本条所指情形从而违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
另,鉴于2013年《商标法》第四、七、九条为总则性条款,其相关精神已体现在《商标法》的其他具体条款中,故我局对该条款不再单独予以评述。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月03日