申请人:爱力根(法国)股份有限公司
委托代理人:罗思(上海)咨询有限公司
被申请人一:DERMAVITA COMPANY ltd
委托代理人:北京市金阙律师事务所
被申请人二:JUVEDERM ELITE CLINICS S.A.R.L.
委托代理人:北京市金阙律师事务所
申请人于2019年07月25日对国际注册第1266937号“JUVEDERM”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人的国际注册第810018号“JUVEDERM”商标(以下称引证商标一)经过长期使用与宣传,已在全球取得了很高的知名度。请求认定引证商标为第5类医用填补皱纹用的不会引起排斥的物质商品上的驰名商标。争议商标指定使用商品及服务与引证商标一指定商品高度关联,其注册使用会误导公众,并损害申请人利益。二、争议商标与引证商标一及第13345931号“JUVEDERM”商标(以下称引证商标二)构成使用在类似商品或服务上的近似商标。三、被申请人具有攀附申请人“JUVEDERM”商标的一贯恶意,其行为违反了诚实信用原则,属于以不正当手段取得注册之情形。综上,依据《商标法》第七条、第十三条第三款、第三十条及第四十四条第一款等规定,对争议商标在第3、35、44类商品或服务上予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(以复印件或光盘形式):
1、申请人主体资格证明;
2、申请人母公司简介及其官网网页;
3、争议商标及引证商标一、二信息;
4、产品外包装图片及产品说明书;
5、申请人产品获得的中国医疗器械注册证等文件;
6、申请人的中国官网对其产品的介绍;
7、申请人官网中2017年年度报告;
8、申请人在中国合作医院名单;
9、关于申请人产品的宣传报道;
10、百度搜索结果;
11、被申请人名下商标列表;
12、在先撤三决定及撤销复审决定书;
13、相关国外法院与注册局作出的支持申请人的判决及裁定摘要等。
被申请人一、二答辩的主要理由:一、从1999年起, 被申请人一就开始在黎巴嫩经营“JUVEDERM”品牌的家庭护理化妆品,并且通过授权经销商的方式拓展销售渠道,其已在多个国家多个类别成功注册“JUVEDERM”商标。被申请人一、二不存在抄袭抢注的恶意。二、申请人名下“JUVEDERM”商标系从一家美国公司受让取得,申请人与被申请人一之间曾多年纠纷,申请人存在恶意。三、争议商标与引证商标一、二指定使用商品及服务不类似,未构成使用在类似商品及服务上的近似商标,且申请人提交的证据不足以证明引证商标一经使用已为相关公众所熟知。另外,引证商标一在第44类服务上已转让给JUVEDERM ELITE CLINICS S.A.R.L.所有,被申请人一DERMAVITA COMPANY ltd中的“LTD”与主体资格证明中的企业形式S.A.R.L.的中文含义均为“有限责任公司”,实则为同一主体。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人一、二提交了以下主要证据(以光盘形式):
1、争议商标的基础申请及所有人信息;
2、被申请人在各国申请注册“JUVEDERM”商标清单、“JUVEDERM”商标及“SURGIDERM”商标注册证及中文译文;
3、申请人与艾力根公司签署的转让协议、欧盟知识产权局出具的转让及许可核准通知;
4、申请人2012-2015年损益表;
5、被申请人成员作出的宣誓书、声明书;
6、黎巴嫩法院作出的判决书及决定书、欧盟作出的撤销决定书、哈萨克斯坦司法部作出的异议裁定书;
7、申请人在欧盟商标注册和申请现状列表;
8、百度百科关于精油的介绍。
针对被申请人一、二的答辩及证据,申请人质证除坚持申请理由外,还对被申请人的主张及提交的证据均不予认可。
申请人进一步向我局提交了以下主要证据(复印件):
14、被申请人关联公司网站信息;
15、相关撤三及撤销复审决定书等。
经审理查明:1、争议商标由DERMAVITA COMPANY ltd即被申请人一于2015年6月17日提出并获得在中国的领土延伸保护,指定使用在第3类清洁和芳香制剂等商品、第35类广告、市场营销以及推广服务等服务及第44类人类卫生与美容护理等服务上。优先权日为2015年4月30日。2019年4月29日,该商标经(2019)际异字第22936号异议决定书,对其在第3类“清洁和芳香制剂,香精油和芳香精华素”、第35类全部服务、第44类全部服务上予以核准保护。现争议商标(指定使用在第44类服务上)经核准已转让给JUVEDERM ELITE CLINICS S.A.R.L.,即被申请人二。
2、在争议商标优先权日之前,引证商标一获得在中国的领土延伸保护申请,核定使用在第5类医用填补皱纹用的不会引起排斥的物质商品及第10类外科和医疗仪器及器械商品上;引证商标二已获准注册,核定使用在第3类化妆品等商品上。现引证商标一、二均为申请人所有,且均处于专用权期限内。
2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)已于2019年11月1日起实施,鉴于本案争议商标被核准保护的日期为2013年《商标法》实施期间,故我局针对本案的实体问题适用2013年《商标法》、程序问题适用现行《商标法》的规定进行审理。
我局认为,1、争议商标指定使用的第3类清洁和芳香制剂等商品、第35类广告、市场营销以及推广服务等服务及第44类人类卫生与美容护理等服务与引证商标一核定使用的第5类医用填补皱纹用的不会引起排斥的物质商品及第10类外科和医疗仪器及器械商品、引证商标二核定使用的第3类化妆品等商品在功能用途、服务内容、服务方式、销售渠道、消费/服务对象等方面均存在明显差异,不属于相同或类似商品/服务,并存一般不易造成消费者混淆误认。因此,争议商标与引证商标一、二未构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品/服务上的近似商标。
2、本案中,申请人提交的证据1仅能说明申请人相关信息;证据2、6、7及8为申请人或其母公司网站情况介绍,真实性难以确认;证据3说明引证商标信息;证据4为自制证据;证据5表明获得中国医疗器械注册证信息;证据9、10绝大多数或未显示时间或显示时间在争议商标在中国获得领土延伸保护日之后等,故上述证据不足证明引证商标一在争议商标获得在中国领土延伸保护日之前,经使用宣传等已为相关公众所熟知。因此,争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十三条第三款之规定。
3、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册的”是指,确有充分证据证明争议商标注册人采用了欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得争议商标的注册,其行为违反了诚实信用原则,损害了公共利益之情形。本案中,申请人提交的在案证据尚不足以证明争议商标的申请注册构成了上述情形而违反了2013年《商标法》第四十四条第一款的规定。
此外,鉴于2013年《商标法》第七条为总则性条款,其相关精神已体现在《商标法》的其他具体条款中,故我局对该条款不再单独予以评述。
综上,申请人无效宣告理由不成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标在第3类商品上及第35、44类服务上予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年12月13日