申请人:西蒙电气(中国)有限公司
委托代理人:北京品源知识产权代理有限公司
被申请人:温州市浦尔玛电器有限公司
委托代理人:北京首捷国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年8月20日对第13710056号“sirnonone”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
一、申请人是西班牙西蒙控股有限公司(SIMON,S.A)的在华子公司,争议商标与申请人母公司的国际注册第973048号“SIMON”商标(以下称引证商标一)、 申请人的第1522093号“SIMTONE”商标(以下称引证商标二)构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
二、申请人的“SIMON”商标经宣传使用具有一定知名度,被申请人与申请人为同业竞争关系,理应知晓申请人及其商标,确仍然申请注册争议商标,侵犯了申请人的合法权益。经申请人查询,争议商标实际由深圳市西蒙王牌有限公司使用,该公司的监事与被申请人的法人为同一人。被申请人违反了诚实信用原则,争议商标的注册使用会严重扰乱市场秩序,造成不良的社会影响。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第七条第一款、第九条第一款、第十条第一款第(八)项、第三十条的相关规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据:
1、“SIMON”商标部分受保护记录;
2、引证商标许可备案合同;
3、各行业协会对申请人品牌的认证;
4、申请人对“SIMON”商标的宣传情况及广告费用支出详情;
5、媒体对申请人“SIMON”商标品牌的报道;
6、部分销售合同及产品图;
7、申请人授权门店清单及部分门店实景图;
8、申请人参加慈善活动的部分记录;
9、相关行政裁定书等。
被申请人答辩的主要理由:
争议商标为被申请人独创,与引证商标未构成类似商品上的近似商标。争议商标经使用已具有一定知名度,并与申请人形成了一一对应关系。申请人提交的在案证据不能证明引证商标具有极高知名度,争议商标的注册使用并未侵犯申请人的权利,具有正当的使用目的,不会产生不良影响。综上,被申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了其主体资格证明文件等主要证据。
针对被申请人的答辩理由,申请人质证坚持其主要理由及请求,并称争议商标的注册具有欺骗性,易使相关公众对商品来源产生误认,违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2013年12月12日申请注册,2016年8月28日获准注册,核定使用在第9类变压器等商品上,专用权期限至2025年3月6日。
2、在争议商标申请注册日前,引证商标一已在中国获得领土延伸保护,引证商标二已获准注册,引证商标一、二分别核定使用在第9类电开关、变压器等商品上。引证商标一所有人SIMON,S.A.许可申请人使用引证商标一,且许可合同已在商标局备案,许可期限自2017年9月15日至2027年9月14日。引证商标二所有人为本案申请人。至本案审理之时,引证商标一、二均在专用权期限内。
我局认为,鉴于争议商标获准注册日期为2016年8月28日,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,本案相关程序问题应适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条第一款和第九条第一款系总则性规定,其精神已体现在其他具体条款中,我局将依据其他具体条款进行审理。
本案中,争议商标“sirnonone”与引证商标一“SIMON”、引证商标二“SIMTONE”相比较,其在字母组成、呼叫、含义等方面近似。争议商标指定使用的变压器等商品与引证商标核定使用的电开关、变压器等商品在功能、用途等方面关联极为密切,属于相同或类似商品。争议商标的注册使用,易使相关公众认为其商品来源于同一市场主体或与申请人存在某种关联,进而产生混淆,争议商标与引证商标一、二已构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
此外,在案证据未能证明争议商标的申请注册构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”所指之情形,且争议商标也不属于2013年《商标法》第十条第一款第(八)规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志,故申请人援引上述条款认为争议商标予以无效宣告之主张缺乏事实和法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《商标法》第三十条、2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月07日