申请人：山东鑫星鞋业有限公司
委托代理人：山东围城知识产权服务有限公司
被申请人：张友坤
委托代理人：北京首捷国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年10月29日对第21527659号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人具有较高知名度，第10605216号图形商标（以下称引证商标）作为申请人的主打品牌，是申请人在先使用、在先申请、在先注册的商标，经过申请人长期使用和广泛宣传，已具有较高知名度和影响力。引证商标自创立伊始，便与申请人第5330192号“牛郞星 NIULANGXING及图”商标联合使用，该商标被认定为山东省著名商标。争议商标与引证商标构成类似商品上的近似商标。争议商标侵犯了申请人的外观设计专利权和著作权。被申请人在知晓申请人品牌知名度的情形下恶意抄袭、模仿引证商标的行为违反了诚实信用原则，具有主观恶意和不正当竞争目的。被申请人存在大量对申请人旗下商标的抄袭、模仿行为。争议商标的注册和使用会扰乱正常的市场秩序，导致申请人和消费者的合法权利受到损害。综上，申请人依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及《反不正当竞争法》第二条、第五条的规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（参见第21528177号无效宣告请求案件的证据材料，该案件申请人和被申请人均与本案当事人相同，以复印件形式提交）：1、临沂市兰山区鑫星银河劳保用品有限公司营业执照；2、相关异议裁定书；3、商标注册证及外观设计专利证书；4、产品照片及发票；5、公司荣誉、慈善及厂房照片。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与申请人第5330192号“牛郞星 NIULANGXING及图”商标指定使用的商品不构成类似，且该商标的注册人并非申请人。争议商标指定使用的“电手套”商品与引证商标指定使用的商品不构成类似，同时争议商标与引证商标区别明显，未构成近似商标。“牛郎织女”的爱情故事为大众所熟知，并非申请人所独创。申请人提交的证据不足以证明引证商标为知名商标，相关公众并未将“牛郎织女”与申请人商标产生对应关系，因此，“牛郎织女”不具有专用性和排他性，被申请人以此为基础设计出与之区别明显的商标合情合理。争议商标的注册未侵犯申请人的外观专利权和著作权。争议商标的注册不构成“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的情形。争议商标指定使用在第9类商品上不会使消费者对商品的质量或产地等特点产生误认。恳请维持争议商标的注册。
针对被申请人答辩的主要理由，申请人坚持其无效宣告请求。
经审理查明：
1、争议商标由被申请人于2016年10月11日申请注册，指定使用在第9类“个人用防事故装置”等商品上，经审查于2017年11月28日获准注册，商标专用期至2027年11月27日。
2、引证商标及第5330192号“牛郞星 NIULANGXING及图”商标均由山东鑫星鞋业有限公司申请注册，分别核定使用在第9类和第25类商品上，获准注册日期均早于争议商标申请注册日期。其中引证商标于2020年8月20日经核准转让至临沂市兰山区鑫星银河劳保用品有限公司名下。鉴于申请人在提出本案无效宣告请求之时（2019年10月29日），其仍为引证商标的权利人，故我局对申请人的主体资格予以认可。另外，第5330192号“牛郞星 NIULANGXING及图”商标于2016年1月6日经核准转让至费县鑫星银河劳保用品有限公司名下，并于2017年9月29日名义变更为临沂市兰山区鑫星银河劳保用品有限公司。
以上事实有商标档案复印件予以证明。
我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。《商标法》第七条为总则性条款，其具体内容已体现在实体条款中。《反不正当竞争法》第二条、第五条等规定体现在《商标法》其他相关规定中。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为：
一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标指定使用的“电手套”商品与引证商标核定使用的“个人用防事故装置”等商品不属于类似商品，争议商标使用在上述不类似商品上与引证商标未构成类似商品上的近似商标。争议商标指定使用的“个人用防事故装置”等其余商品与引证商标核定使用的“个人用防事故装置”等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标均为纯图形商标，两商标在视觉效果、给人之整体印象等方面相近，构成近似商标。申请人与被申请人同处于山东省，若争议商标与引证商标在上述同一种或类似商品上共存，易使相关公众认为其系来源于同一市场主体的系列商标或存在其他关联关系，进而产生混淆误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条所指的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的情形。该条规定的在先权利包括在先外观设计专利权和著作权。关于外观设计专利权，系争商标注册申请人应当就其主张的取得外观设计专利权人授权的事实承担举证责任。本案中，申请人提交的两份外观设计专利证书显示的专利权人均为“王庆田”，但申请人在案并未提交该专利权人的相关授权证明材料。且争议商标与申请人主张享有的“手套”外观设计未构成相同或相近，故申请人的该项主张不能成立。另，申请人称争议商标的注册侵犯其在先著作权，但未提交相关证据予以证明，申请人的该项请求缺乏事实依据，我局对此亦不予支持。综上，争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。
三、2013年 《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标对其指定使用商品的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的情形。本案争议商标不属于上述所指情形，未违反上述规定。
四、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为，是指系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证明文件，以骗取商标注册的行为，以及基于不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。申请人主张该条款，缺乏事实依据，我局不予支持。
申请人的其他主张缺乏事实和法律依据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款、第四十六条和《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“电手套”商品上予以维持，在其余商品上予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2020年09月15日
