申请人:法尔克股份公司
委托代理人:北京戈程知识产权代理有限公司
被申请人:上海森渡服饰有限公司
委托代理人:桐乡市百代知识产权代理有限公司
申请人于2018年10月09日对第17534672号“Naturino”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人注册在先的第12066600号“Naturino及图”商标(以下称引证商标一)、国际注册第554767号“Naturino及图”商标(以下称引证商标二)构成使用在具有密切关联的类似商品上的近似商标,共存使用易造成混淆与误认;二、争议商标系对申请人中文商号的复制与摹仿,系以不正当手段抢注申请人经长期使用具有一定影响力的商标;三、被申请人申请注册了四百多件商标,除恶意抢注申请人商标外,被申请人还同时抢注了其他著名品牌,企图“傍名牌”、“搭便车”,属于以欺骗或其他不正当手段取得商标注册,其行为超出了实际生产经营需要,违反了诚实信用原则。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据(光盘扫描件): 1.争议商标与申请人商标的信息档案;2.网页截图及申请人相关介绍;3.申请人专柜设计方案和设计效果图;4.申请人商品的打折信息;5.广告宣传信息、宣传册等;6.网络搜索结果;7.媒体报道;8.门店分布情况;9.合同书;10.被申请人名下商标列表;11.被申请人售卖商标信息;12.在先裁定书。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过2019年4月6日第1642期《商标公告》进行了公告送达,被申请人于2019年4月17日领取,并提交了以下主要答辩理由:申请人引证商标在中国大陆地区知名度并不高,其在服装行业影响力微乎其微,更不用说争议商标所承载的皮具类别产品的影响力,故申请人关于其引证商标具有较高知名度的主张不符合事实。争议商标与引证商标并非使用在相同或类似商品上,且申请人产品并未涉及到争议商标所承载的皮具箱包产品,其早就在与争议商标的相同商品类别上申请注册了与争议商标相近似的国际注册第738240号商标,由于其发展的原因并未续展,这就充分说明了其未续展是因为未在该类产品上生产销售,故主动放弃了该类产品的商标权,既然申请人放弃该权利,就无权利要求别人也放弃合理合法的商标注册权,故申请人主张被申请人恶意抢注其未注册的其他类别商标并无法律依据。综上,请求对争议商标予以维持。
针对被申请人答辩,申请人提交了质证意见并坚持其评审请求。
经审理查明:1.争议商标由被申请人于2015年7月28日提出申请注册,于2018年3月12日经异议决定予以核准注册,争议商标注册公告刊登在2018年4月28日第1597期《商标公告》上。争议商标核定使用在第18类书包、伞等商品上,专用期至2026年12月6日。
2. 引证商标一、二均早于争议商标申请日获准注册及领土延伸保护,均核定使用在第25类服装、鞋等商品上,现均为申请人名下有效注册商标。
3. 至本案审理时,被申请人在多个商品和服务类别上申请注册了“路虎東尼 LUHOO & DONNY”、“ONLY ICE”、“香飘飘”、“迪奥宾利 DEEIOR&BENLEE”、“愤怒的小鸟 ANGRYBIRDS”等共计439件商标。
以上事实有商标档案为证。
我局认为,《商标法》第四十五条属于程序性条款,我局将适用相关具体条款对本案进行审理。根据双方当事人的请求、事实和理由,本案的焦点问题可以归纳为:一、争议商标与引证商标一、二是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标;二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第三十二条所指的“损害他人现有的在先权利(商号权)”、“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形;三、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
关于焦点问题一,我局认为,争议商标指定使用的第18类书包、伞等商品与引证商标一、二核定使用的第25类服装、鞋等商品在消费对象、使用场所、功能用途等方面差异明显,不属于类似商品,并存使用在非类似商品上不易使消费者对商品来源产生混淆误认,故争议商标与引证商标一、二未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
关于焦点问题二、我局认为,本案中,申请人提交的在案证据不足以证明申请人已在争议商标核定使用的第18类书包、伞等相同类似商品及相应行业上,在先使用与争议商标相同或构成实质性近似的商标及商号,并在该领域使之具有一定知名度和影响力,故难以认定争议商标的申请注册会损害申请人的商号权益,故争议商标未构成《商标法》第三十二条所指的情形。
关于焦点问题三,我局认为,依据查明事实3,至我局审理时,被申请人在多个商品和服务类别上共申请注册有439件商标。其中包括“路虎東尼 LUHOO & DONNY”、“ONLY ICE”、“香飘飘”、“迪奥宾利 DEEIOR&BENLEE”、“愤怒的小鸟 ANGRYBIRDS”等与他人知名品牌相同或相近众多商标,明显超出了正常的生产经营需要。对此,被申请人未作出合理解释,也未提供证据证明其有使用商标的真实意图,且上述商标亦已被相关权利人提起权利请求,因此,被申请人注册大量商标难谓正当或合理,其行为明显具有恶意,违反了诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。争议商标的注册构成了《商标法》第四十四条第一款所指的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条、第四十五条第二款的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年10月15日