申请人：德克斯户外用品有限公司
委托代理人：永新专利商标代理有限公司
被申请人：澳大利亚萨顿雪地靴有限公司
委托代理人：北京京奥商国际知识产权代理有限公司
申请人于2019年01月31日对第19014892号“SUTTONSUGG”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人UGG及其系列商标已在中国注册并广泛使用，在相关公众中享有极高的知名度。争议商标与申请人在先注册的国际注册第902172号“UGG”商标、第880518号“UGG”商标（以下称引证商标一、二）构成类似商品上的近似商标。争议商标在类似商品上的使用和注册易导致消费者的混淆和误认。二、申请人UGG商标在全球范围包括中国在内有着极高的知名度和影响力，并于2011年被认定在“鞋”商品上的驰名商标。争议商标的注册和使用将淡化申请人驰名商标与申请人的唯一和排他对应关系，损害申请人作为驰名商标所有人的合法权益。三、被申请人公司股东早在争议商标申请日前，曾因向澳洲进口突出使用UGG的雪地靴产品而侵犯申请人的商标专用权受到海关处罚，其明知申请人对UGG享有的商标专用权，申请注册完全包含申请人UGG商标的争议商标，其具有模仿UGG驰名商标的主观恶意。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第三十条、第十三条、第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的相关规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（复印件）：
1、引证商标档案信息；
2、UGG品牌的部门总监出具的宣誓书及其中文译文；
3、申请人UGG商标在美国、欧盟、日本等国家和地区的商标注册证明及其中文译文；
4、其他相关企业出具的宣誓书、证明；
5、相关海关报关单、发票、货物包装单据；
6、授权使用书、媒体报道以及部分零售店照片；
7、相关销售证明、发票、广告等；
8、国家图书馆出具的相关检索报告；
9、UGG受保护记录；
10、相关裁定、判决、公证书；
11、部分商标信息、侵权信息。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与各引证商标在字母组成、呼叫、设计理念等方面不同，不构成类似商品上的近似商标。争议商标不构成对引证商标的复制和摹仿，不会造成相关公众的混淆和误认。争议商标的注册符合相关法律的规定，不会对社会造成不良影响。申请人在本案中提交的证据存在明显的瑕疵，并不能证明其商标无效宣告之主张。争议商标经广泛的宣传和使用已具有一定的知名度，与被申请人已形成唯一对应关系。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据（复印件）：1、被申请人澳大利亚萨顿雪地靴有限公司执照、经翻译的中文执照；2、被申请人在第3类商品上的商标档案信息；3、相关异议决定书。
申请人主要质证意见：争议商标所有人主观存在恶意，争议商标与各引证商标构成混淆性近似。申请人引证商标具有极高的知名度，在鞋商品上已为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的复制和摹仿。已有多个案例支持申请人主张。综上，请求宣告争议商标无效。
申请人在质证期间补充提交了以下主要证据：相关裁定；原异议人的知识产权顾问出具的声明书；中国知识产权报对莆田假冒UGG雪地靴被查获的案件报道和中央电视台《焦点访谈》中对UGG商标侵权的报道；广州市萨顿鞋业有限公司的注册信息。
经审理查明：1、争议商标是由被申请人于2016年1月28日提出注册申请，指定使用在第3类“洗衣用蜡；擦洗溶液；去污剂”等商品上，经审查于2017年3月7日核准注册，其专用期限至2027年3月6日。
2、引证商标一、二均为申请人所有，分别核定使用在第3类“用于羊皮和皮革上的清洁剂和护理剂”、第25类“鞋”等商品上，现均为在先有效注册商标。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定，针对申请人称争议商标的注册违反诚实信用原则的主张我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为以下几点：
一、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十条之规定。争议商标核定使用的商品与引证商标二核定使用的商品存在一定差异，二者在非类似商品上未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标“SUTTONSUGG”完整包含引证商标一“UGG”，二者在文字构成、呼叫等方面相近，相关公众施以普通注意力易认为上述商标为系列商标。争议商标核定使用的“洗衣用蜡；擦洗溶液；去污剂；去渍剂；去油剂；清洁制剂；鞋油”商品与引证商标一核定使用的商品属于同一种或者类似商品。争议商标与引证商标一在上述同一种或者类似商品上并存注册与使用，易使相关公众认为存在某种关联，进而对商品来源引起混淆和误认，已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。争议商标核定使用的“研磨剂；香料；化妆品；香精油”商品与引证商标一核定使用的商品不属于同一种或者类似商品。二者在上述非类似商品上未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三的规定。鉴于申请人在与争议商标指定使用商品相同或类似的商品上已有在先注册的引证商标一，且我局已通过2013年《商标法》第三十条对其商标在“洗衣用蜡；擦洗溶液；去污剂；去渍剂；去油剂；清洁制剂；鞋油”商品上予以保护，故本案中在该部分商品上无需适用2013年《商标法》第十三条规定对申请人商标予以特殊保护。虽然申请人注册并使用在鞋商品上的"UGG"商标曾被认定已广为消费者所熟知，但鉴于争议商标核定使用的“研磨剂；香料；化妆品；香精油”商品与其已广为消费者所熟知的商标主要使用的鞋商品区别较大。争议商标的注册与使用不易误导公众，不致损害申请人的商标权益。因此，本案争议商标的核准注册未构成2013年《商标法》第十三条规定之情形。
三、2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“其他不良影响”，是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。我局经审查认为，在案证据不足以证明争议商标存在上述条款所规定的情形，争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（八）项、第四十四条第一款的规定。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“洗衣用蜡；擦洗溶液；去污剂；去渍剂；去油剂；清洁制剂；鞋油”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2019年11月20日
