申请人:中煤科工集团西安研究院有限公司煤研宾馆
委托代理人:陕西智扬知识产权代理有限公司
被申请人:翁佑亚
申请人于2018年04月16日对第20680736号“煤研宾馆”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求申请。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
申请人长期从事酒店、住宿服务。申请人与被申请人同处西安,被申请人企业“西安市碑林区周金金珠宝店”与申请人企业相距310米,步行仅五分钟,且被申请人曾多次入住申请人企业,其有机会并已经接触到申请人的在先使用商标。在被申请人向申请人发出《商标侵权告知函》后,申请人曾与被申请人电话联系过两次,被申请人提出索要巨额转让费(有通话录音)。经查询,被申请人曾大量抢注或模仿国内知名商标。被申请人恶意抢注“煤研宾馆”商标,侵犯了申请人的在先商号权,明显有违《商标法》第三十二条的规定。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十五条、第三十二条、第四十五条的相关规定,宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据:
1、争议商标档案信息及商标注册证;
2、被申请人名下注册商标档案;
3、被申请人名下部分商标档案
4、被申请人入住申请人企业记录;
5、被申请人向申请人发出的《商标侵权告知函》;
6、申请人与被申请人通话记录(光盘);
7、被申请人企业“西安市碑林区周金金珠宝店”营业执照;
8、申请人企业与被申请人企业“西安市碑林区周金金珠宝店”地图位置;
9、申请人企业名称变更记录;
10、西安市中级人民法院裁定书;
11、申请人对“煤研宾馆”商标使用情况;
12、“煤研宾馆”内部情况。
被申请人在我委规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2016年7月18日提出注册申请,指定使用在第43类住所代理(旅馆、供膳寄宿处)等服务上,于2017年9月14日获准注册。
2、根据申请人提交的证据9,申请人“中煤科工集团西安研究院有限公司煤研宾馆”的成立时间为2000年7月18日。
3、经查,除本案争议商标以外,被申请人在第14类、第25类、第35类、第36类、第41类、第43类、第44类多个商品及服务类别上共申请注册了90多件商标,其中包括“皇冠金伯利”、“周犬福”、“碉大福”“同生生”、“老北京布鞋”、“百年老凤祥银楼”、“中国品牌黄金”等与他人在特定领域知名的商标相同或相近似的商标,多件商标已被驳回注册申请或正处于异议、无效宣告程序中。
4、根据申请人提交的证据4、5、6,被申请人理应知晓申请人的在先使用商标“煤研宾馆”。
5、根据申请人提交的证据7、8、9、10,申请人与被申请人企业“西安市碑林区周金金珠宝店”营业地临近。
以上事实有申请人提交的证据及相关商标档案在案佐证。
根据当事人理由、在案证据及我委查明事实,我委认为,本案的焦点问题可归结为:
1、争议商标的注册申请是否违反了《商标法》第十五条之规定。
《商标法》第十五条第一款规定:“未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用”。本案中,申请人与被申请人不存在代理经销关系,因此,争议商标的注册未违反《商标法》第十五条第一款之规定。
《商标法》第十五条第二款规定“就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册”。从经审理查明的4和5可以证明申请人与被申请人企业“西安市碑林区周金金珠宝店”营业地临近,且被申请人理应知晓申请人的在先使用商标“煤研宾馆”,争议商标的注册已构成《商标法》第十五条第二款所指情形。
2、争议商标的注册申请是否违反了《商标法》第三十二条之规定。
《商标法》第三十二条所指的在先权利包括商号权,损害他人商号权的前提是商号权人提供的商品或服务具有一定知名度且与系争商标指定使用的商品或服务原则上构成相同或类似,而该条款规定的“申请商标注册……也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”适用的前提亦是系争商标指定使用的商品或服务与申请人在先使用并具有一定影响商标的商品或服务构成相同或类似。本案中,申请人提交的证据11、12用以证明申请人对“煤研宾馆”商标使用情况的证据材料,为其自制证据,形成时间难以确定,尚不足以证明在争议商标申请日之前,被申请人已在与争议商标指定使用的第43类住所代理(旅馆、供膳寄宿处)、餐厅等服务相同或类似的服务上在先使用了“煤研宾馆”商标并使其具有一定知名度和影响力。综上,争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条之规定。
3、申请人称“被申请人曾大量抢注或模仿国内知名商标”的主张属于《商标法》第四十四条第一款的调整范畴,我委将依据上述款项予以审理。
结合我委查明事实3,除争议商标外,被申请人还先后在第14类、第25类、第35类、第36类、第41类、第43类、第44类等多个商品及服务类别上申请注册了100余件商标,其中包括“皇冠金伯利”、“周犬福”、“碉大福”“同生生”、“老北京布鞋”、“百年老凤祥银楼”、“中国品牌黄金”等与他人在特定领域知名的相同或近似商标。被申请人亦未对上述行为作出合理解释或说明,由此可见被申请人注册商标的行为具有主观恶意,已扰乱了正常的商标注册管理秩序,有损于公平竞争的市场秩序。因此,争议商标的注册属于《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”之情形,争议商标应予以无效宣告。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第十五条第二款、第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2019年04月01日