申请人:壳牌品牌国际股份公司
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
被申请人:壳牌(统一)力士北京大兴股份有限公司
委托代理人:北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司
申请人于2017年03月14日对第12467826号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第180720号图形商标、第3044652号图形商标、第777533号图形商标、第776817号图形商标(以下分别称引证商标一、二、三、四)构成使用在相同或类似服务上的近似商标。二、申请人壳牌图形商标在中国进行了广泛的使用和宣传,在市场上获得很高的知名度和影响力,其指定使用在第37类“车辆服务站”服务上的引证商标四和引证商标一应当被认定为驰名商标。争议商标是对申请人在先驰名商标的恶意抄袭和摹仿,容易误导公众,致使申请人的利益受损。三、争议商标系对申请人在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注,其注册损害了申请人的在先著作权和在先域名权。四、争议商标系被申请人以不正当手段提出的的注册申请,其行为违背了诚实信用原则,超出了正常的生产经营需求,争议商标的注册使用必将带来不良社会影响。综上,依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款和第四十五条第一款等规定,请求宣告争议商标的注册无效。
申请人向我委提交了以下主要证据(见光盘):
1、申请人的介绍及历史、壳牌中国网站网页摘录;
2、申请人在中国部分城市加油站网点统计表;
3、申请人及其商标宣传推广证据;
4、关于申请人维权的相关证据;
5、被申请人及其他公司工商登记信息
6、申请人著作权登记证书;
7、其他相关证据。
被申请人答辩的主要理由:申请人的引证商标与争议商标相比较不具有在先权利,二者源于不同的设计理念,且二者为不同类别,产品也无任何关联。申请人补充材料中的主张不能成立。申请人提交的证据不能证明引证商标在中国具有较高知名度。争议商标是以被申请人的商号及其独创理念为基础的商标标识,在实际使用中企业字号与商标标识形成了极强的唯一对应,极易识别。争议商标乃是被申请人系列商标之一,多次荣获为中国著名品牌、国际知名品牌等,是被申请人的自主品牌,拥有自身较高的知名度,不会造成消费者的混淆。综上,请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据:争议商标系列商标注册及宣传情况。
针对被申请人的答辩,申请人质证称:被申请人无权对本案作出答辩,其作出的答辩理由均为无效理由。被申请人的辩解无事实和法律基础,不能成立。申请人对“壳牌”、“SHELL”、“喜力”、“壳牌图形”商标、商号在中国进行了广泛地使用和推广,在市场上获得了很高的知名度和影响力,引证商标一、四应当被认定为驰名商标。被申请人不仅在其官方网站上使用与申请人引证商标近似的商标和商品,还注册了与申请人引证商标近似的域名,侵犯了申请人的域名权。请求宣告争议商标无效。
申请人向我委补充提交了以下主要证据:部分在先裁定书。
经审理查明:1、争议商标由壳牌(统一)力士北京大兴股份有限公司于2013年4月22日向商标局提出注册申请,2015年3月21日核准注册,核定使用在第35类“户外广告;广告宣传;无线电商业广告;广告代理;计算机网络上的在线广告”服务上。2017年7月20日,争议商标经商标局核准转让至北壳润滑油(北京)有限公司及本案被申请人。
2、申请人的引证商标一、二、三、四在争议商标申请注册日前已申请注册,核定使用在第4类、第35类、第37类商品和服务上,上述商标至今仍在有效期限内。
经评审我委认为,申请人援引的《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定,其具体内容已体现在商标法的相关实体条款中。本案焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至四是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似服务上的近似商标。二、争议商标的注册是否构成《商标法》第十三条规定的不予注册并禁止使用之情形。三、争议商标的注册是否损害了申请人所主张的在先著作权、域名权,以及是否构成以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一,我委认为,争议商标指定使用的广告宣传等服务与引证商标一、二、三、四核定使用的润滑油、工业用油商业管理咨询、保养和维修等服务不属于类似商品和服务,争议商标与各引证商标共存于市场,不致使相关公众对商品和服务来源产生混淆误认,未构成使用在类似商品和服务上的近似商标。
关于焦点问题二,《商标法》第十三条驰名商标的保护应以存在混淆、误导的可能性为前提。混淆、误认可能性的判定,应当综合考虑系争商标与他人商标的近似程度、他人商标的独创性、知名度及系争商标与他人商标各自使用商品或服务的关联程度等因素。本案中,争议商标核定使用的“广告宣传”等服务与申请人主张具有较高知名度的润滑剂商品、车辆服务站服务在功能、用途等方面差异较大,在案证据不足以认定争议商标在实际使用中存在误导公众,使申请人利益受到损害之虞,争议商标的注册未违反《商标法》第十三条的规定。
关于焦点问题三,具体到本案中,申请人提交的著作权登记证书显示,“壳牌贝壳图形”于2011年12月26日获准登记,并于2011年12月31日转让至本案申请人。争议商标图案与登记显示作品案无论是设计构思、表现手法、还是构图细节、视觉效果等几近相同,已构成实质性近似。申请人作品在争议商标申请日前已大量使用并具有一定知名度,被申请人具有接触该作品的可能性。被申请人在未取得授权的情况下,将与申请人享有在先著作权的作品构成实质性相似的图形申请注册为商标,损害了申请人的在先著作权。
争议商标与申请人所主张的域名“shell”亦差别明显,故难以认定争议商标的注册损害了申请人所主张的在先域名权,争议商标的注册未违反《商标法》第三十二条关于“不得损害他人现有的在先权利”之规定。
同时,申请人提交的证据也不足以证明在争议商标申请注册之前在与争议商标指定使用服务相同或类似服务上,申请人使用与争议商标相同或近似的未注册商标并达到有一定影响的程度。
关于申请人主张被申请人无权对本案作出作出答辩,我委认为,截止到本案审理时,争议商标已转让至本案被申请人,且在被申请人答辩时已向我委提交了承继声明,将承继争议商标在无效宣告中的主体地位,自愿参加后续评审活动承担相应的评审后果。故我委对被申请人的答辩资格予以认可。
此外,争议商标未构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指的“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”情形。争议商标既不属《商标法》第十条第一款第(八)项规定禁止注册和使用的具有不良影响的标志,也无证据证明争议商标的注册系被申请人采取向商标主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造申请书件等欺骗手段取得注册的,或构成《商标法》第四十四条第一款所指“其他不正当手段”。因此,申请人援引上述条款认为争议商标应予宣告无效之主张缺乏事实根据和法律依据,我委不予支持。
申请人认为争议商标的注册违反《商标法》第四条规定的主张缺乏充分的事实依据,我委不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标的注册予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2018年02月04日