申请人:迪士尼企业公司
委托代理人:北京正理商标事务所有限公司
被申请人:广州史努比日用品有限公司
委托代理人:北京金信诚国际知识产权代理有限公司
申请人于2016年08月25日对第12148861号“米奇努比”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人为全球知名的跨国娱乐企业集团The Walt Disney Company(澳尔特迪斯尼公司,也被译作为“华特迪士尼公司)的子公司。申请人制作了大量的动画片,最受欢迎且最为人熟悉的角色是 “MICKEY MOUSE”、“米老鼠”“米奇”。在先已有裁定认定申请人的“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”形成了对应关系,并在中国消费者中的知名度。争议商标与申请人的第5931692号“米奇”商标(以下称引证商标一)、第3978226号“MICKEY MOUSE”商标(以下称引证商标二)、第383249号“MICKEY MOUSE”商标(以下称引证商标三)、第247076号“MICKEY MOUSE”商标(以下称引证商标四)、第288848号“米奇老鼠”商标(以下称引证商标五)、第5151350号“MICKEY MOUSE CLUBHOUSE”商标(以下称引证商标六)、第7704735号“米奇妙妙屋 MICKEY MOUSE 及图”商标(以下称引证商标七)构成相同或类似商品上的近似商标。争议商标侵犯了申请人对“米老鼠”、“米奇”、“MICKEY MOUSE”卡通形象名称拥有的在先商品化权。同时争议商标构成以不正当手段对申请人在先使用并具有一定影响力的商标/卡通形象名称的抢注。被申请人注册争议商标具有明显的主观恶意,被申请人不仅使用了争议商标,还使用了与申请人“米奇”、“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”商标近似的英文“MIKEYNUBY”以及卡通老鼠图形,争议商标的使用极易误导公众,导致混淆。除本案争议商标外,被申请人还申请注册了“雅培智护”、“奥奇妙妙屋”、“小茗同学”等商标,被申请人具有一贯抄袭、募仿他人知名商标的恶意。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第七条第一款、第十条第一款第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我委提交了以下主要证据:
1、中国商务部网站2011年至2014年世界500强基本信息以及中文网站下载的“全球最有价值品牌”排名表;
2、相关媒体对The Walt Disney Company发展状况、其创始人、迪士尼乐园的介绍及相关报道;
3、中文媒体对《财富》杂志评选的“全球10大最受尊敬企业”排名的报道打印件;
4、《巴伦周刊》“全球最受尊敬的100家公司”榜单打印件和翻译及中文媒体对该排名的报道打印件;
5、“MICKEY MOUSE”/“米老鼠”/“米奇”的相关介绍及报道;
6、另案裁定书;
7、被申请人名下商标信息情况;
8、带有图形商标的部分商品中图片及宣传证据;
9、含有争议商标的商品网页截图。
被申请人答辩的主要理由:争议商标是被申请人独创的商标,被申请人对其进行了大量的宣传和使用。争议商标与诸引证商标未构成近似商标。申请人提到的商品化权,不属于《商标法》第三十二条中所述的在先权利。被申请人注册争议商标并没有抄袭复制引证商标,不存在主观恶意,也没有造成不良影响。综上,申请人请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据:被申请人“米奇努比”的品牌故事起源介绍及网站宣传图片;被申请人其他商标注册信息;含有争议商标的产品图片及发票。
针对被申请人答辩,申请人提出以下质证意见:被申请人称争议商标由被申请人独创的说法没有事实依据,被申请人对争议商标的使用不能证明争议商标的合法,反而证明了申请人已经使用争议商标获得了不当商业利益。争议商标完整包含申请人的“米奇”商标,且与申请人引证的“米老鼠”、“MICKEY MOUSE”商标指向同一事物,争议商标与引证构成使用在相同或类似商品上的近似商标。“商品化权”作为一种在先权利,已经在多个类似案件中得以确认,申请人无疑对其知名卡通形象名称“米奇”带来的商业价值具有无可争议的在先商品化权。争议商标是对申请人知名“米奇”系列商标/卡通人物名称的抄袭,被申请人意图搭借申请人知名商标,谋取不当利益的恶意明显。申请人请求对争议商标予以无效宣告。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2013年2月4日申请注册,指定使用在第16类“卸妆用纸巾;纸”等商品上,在初审公告期内被本案申请人提出异议,商标局决定异议理由不成立,争议商标予以核准注册,注册公告刊发日期为2016年1月21日。
2、引证商标一由申请人于2007年3月6日申请注册,指定使用在第16类“纸板制小雕像”等商品上,经审查于2011年2月7日获准注册。
引证商标二由申请人于2004年3月25日申请注册,指定使用在第16类“纸”等商品上,经审查于2006年11月7日获准注册。经续展专用权至2026年11月6日。
引证商标三现为申请人所有,指定使用在第16类“纸”等商品上,经审查于1986年5月20日获准注册。经续展专用权至2026年5月14日。
引证商标四现为申请人所有,指定使用在第16类“所有印刷品包括:信笺”等商品上,经审查于1986年3月30日获准注册。经续展专用权至2026年3月29日。
引证商标五现为申请人所有,指定使用在第16类“复写纸”等商品上,经审查于1987年5月30日获准注册。经续展专用权至2027年5月29日。
引证商标六由申请人于2006年2月8日申请注册,指定使用在第16类“纸”等商品上,经审查于2009年6月7日获准注册。
引证商标七由申请人于2009年9月17日申请注册,指定使用在第16类“纸”等商品上,经审查于2010年12月14日获准注册。
以上事实有商标档案在案佐证。
我委认为,《商标法》第七条第一款系总则性规定,其立法精神已体现在《商标法》的相关具体条款中。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为:一、争议商标与引证商标一至七是否构成《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册是否损害他人在先商品化权,从而违反《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一,争议指定使用的商品与引证商标三核定使用的商品不属于同一种或类似商品,故争议商标与引证商标三未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
申请人提交的在案证据可以证明米老鼠为申请人旗下系列动画片中的一卡通形象,且该卡通形象为广大消费者熟知,具有较高的知名度,“米奇”、“MICKEY ”、“MICKEY MOUSE”、“米老鼠”均是该卡通形象的名称。争议商标易被相关公众认读为“米奇”和“努比”的组合,被申请人提交的产品图片中亦包含外观酷似米老鼠和史努比的卡通形象,从而更会引导相关公众将争议商标与“米奇”和“史努比”两个知名卡通形象相联系,因此,争议商标与引证商标一、二、四、五、六、七应判定为近似商标。争议商标指定使用的“卸妆用纸巾;纸”等商品与引证商标一核定使用的“墨水”等商品、引证商标二核定使用的“纸”等商品、引证商标四核定使用的“明信片”等商品、引证商标五核定使用的“餐巾纸”等商品、引证商标六核定使用的“纸”等商品、引证商标七核定使用的“纸”等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一、二、四、五、六、七共同使用在同一种或类似商品上,易使相关公众误以为商品的来源存在关联,从而引起混淆,因此,争议商标与引证商标一、二、四、五、六、七已构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。被申请人提交的证据不足以否定混淆存在的可能性。
关于焦点问题二,鉴于申请人已在同一种或类似商品上在先注册了引证商标一、二、四、五、六、七,且我委已适用《商标法》第三十条对申请人在先商标权予以保护,对于争议商标的注册是否损害了《商标法》第三十二条所指的他人在先法益,我委不再予以评述。
此外,争议商标本身并不具有《商标法》第十条第一款第(八)项所指有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形。申请人主张争议商标的注册违反《商标法》第四十四条第一款的主张,鉴于本案已通过《商标法》第三十条对申请人商标予以保护的情况下,故不再适用该条款予以审理。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我委裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
国家商标局商标评审委员会
2017年11月17日