申请人：菱志集团有限公司
委托代理人：中山市力量知识产权代理有限公司
被申请人：东莞市深菱冷暖科技有限公司
委托代理人：东莞佳友知识产权代理有限公司
申请人于2022年12月13日对第23163664号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第5791848号图形商标（以下称引证商标一）、第6850379号图形商标（以下称引证商标二）构成了相同或类似商品上的近似商标。二、申请人董事长通过其控股管理的澳门菱风公司和菱志集团有限公司，曾长期许可“东莞市深菱冷却设备有限公司”使用第649479号图形商标等商标，被申请人实际控制人曾为“东莞市深菱冷却设备有限公司”代理销售商。争议商标属于对申请人在先商标的抢注。浙江省绍兴市两级人民法院生效裁判一致判令被申请人停止在其产品、网站和企业名称中使用“菱電”、图形商标及相近的文字和图案。综上，依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：在先行政决定书或裁定书；申请人与东莞市菱电冷却设备有限公司之间的诉讼判决书；被申请人企业信息截图。
被申请人答辩的主要理由：争议商标为被申请人独创，引证商标一在部分商品上已被撤销注册。引证商标并未具有一定影响力。争议商标与引证商标不构成近似商标。请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据：引证商标一撤销申请决定书复印件。
针对被申请人的答辩意见，申请人的质证意见与申请理由基本一致，并认为被申请人的答辩理由均不能成立。
经审理查明：1、争议商标由东莞市菱电冷却设备有限公司于2017年3月15日提出注册申请，注册公告时间2018年3月7日，核定使用在第7类“马达和引擎用消声器；机器、马达和引擎的液压控制器；机器、马达和引擎用曲柄轴箱；马达和引擎用风扇；马达和引擎用节油器；马达和引擎启动器；机器、马达和引擎用连杆；泵（机器、引擎或马达部件）；气泵（车库设备）；发电机传动带”商品上。2020年12月13日，经我局核准，该商标主体名义变更为东莞市深菱冷暖科技有限公司。
2、引证商标一、二提出注册申请及取得注册时间均早于争议商标申请时间，分别核定使用在第7类启动传送装置、冷凝塔等商品上，本案审理时，均为申请人名下有效注册商标。另，引证商标一因连续三年在“膨胀水箱(机器部件)；机器传动带；三角胶带”商品上未使用，其在上述商品上的注册被我局依法予以撤销，在气动传送装置、气动管道传送器等其余商品上继续有效。
3、申请人名下第649479号图形商标于1992年7月20日申请注册，现为有效注册商标。申请人名下第733312号“菱電”商标于1993年9月14日提出注册申请，截至本案审理时，为有效注册商标。
4、本案审理时，被申请人名下共133件商标，其名下最早一件包含“菱電”的商标为第6785738号“深菱菱电”商标，于2008年6月16日申请。此外，被申请人在第1、2、4、6、7、8、9、10、12至20、23至34、36、38、39、40、41、43、44、45商品或服务上申请注册了数十件与“菱電”商标及与争议商标标志相同的商标。
以上事实由商标档案及我局查明的事实予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。根据当事人的主张及主要事实依据，经合议组评议，我局依据相关条款对本案焦点问题审理如下：
一、争议商标核定使用的商品与引证商标二核定使用的商品不属于同一种或类似商品，故争议商标与引证商标二未构成2013年《商标法》第三十条所指在同一种或类似商品上的近似商标。
争议商标图形与引证商标一图形在表现手法、设计风格、构图特点等方面高度近似，构成相同商标。争议商标核定使用的马达和引擎用消声器等商品与引证商标一核定使用的非陆地车辆传动马达等商品属于同一种或类似商品。争议商标与引证商标一在前述类似商品上共存于市场，易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。争议商标在前述商品上与引证商标一构成2013年《商标法》第三十条所指情形。争议商标核定使用的“机器、马达和引擎用曲柄轴箱；马达和引擎启动器；机器、马达和引擎用连杆；发电机传动带”商品与引证商标一核定使用的商品不属于同一种或类似商品，争议商标在前述商品上与引证商标一未构成在同一种或类似商品上的相同商标。
二、2013年《商标法》第三十二条关于申请商标注册“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定是对在特定条件下未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标一已在先获准注册，且我局对其基于注册形成的在先商标权利通过《商标法》第三十条予以保护，故在马达和引擎用消声器等商品上本案不适用2013年《商标法》第三十二条的规定审理。申请人提交的证据不能证明在与“机器、马达和引擎用曲柄轴箱；马达和引擎启动器；机器、马达和引擎用连杆；发电机传动带”商品相同或类似商品上，其在先使用了与争议商标相同或近似的标志并使之具有一定知名度，进而本案尚不能认定争议商标在前述商品上的注册违反了2013年《商标法》第三十二条之规定。
三、2013年《商标法》第四十四条所指的“其他不正当手段”，是指以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。本案中，引证商标一、二具有较强的独创性，争议商标与引证商标一、二标志完全相同。且依据查明事实4，被申请人在第1、2、4、6、7、8、9、10、12至20、23至34、36、38、39、40、41、43、44、45商品或服务上反复注册与申请人引证商标相同的图形商标，其行为难谓正当。综上，我局认为，被申请人上述行为具有借助他人品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图，其注册行为不仅有悖于诚实信用原则，而且扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序。故本案宜认定争议商标的注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年02月21日
