申请人:内马格知识产权私人有限责任公司
委托代理人:北京市君合律师事务所
被申请人:恩倍力(昆山)机械有限公司
委托代理人:上海显栋律师事务所
申请人于2023年08月21日对第25953851号图形商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人的国际注册第1110324号图形商标(以下称引证商标)构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、申请人的图形商标经过使用已经为相关公众所熟知,争议商标是对驰名商标的恶意摹仿、抢注,损害了申请人的利益。三、争议商标侵犯了申请人的在先著作权。争议商标构成对申请人在先使用并有一定影响商标的恶意抢注。四、被申请人与申请人为同行业竞争者,理应知晓申请人的商标,被申请人申请注册争议商标具有明显的恶意,容易造成混淆误认,产生不良影响,违反了诚实信用原则。综上,申请人依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条第一款、第九条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):1、商标档案及变更证明;2、专利证明;3、产品手册、介绍;4、使用情况介绍;5、实际应用的视频;6、商标列表、证明、档案;7、展会资料;8、任命书、传真;9、代理证明书;10、订单信息、邮件;11、相关商业文件;12、相关报道;13、被申请人企业信用信息、官网、简介、商标档案等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标为被申请人独创,与引证商标未构成类似商品上的近似商标。争议商标经过长期的宣传及使用,已经具有一定的知名度及影响。申请人提交的证据不足以证明引证商标具有一定的知名度。申请人并不享有引证商标的著作权。争议商标理应予以维持。
被申请人提交了以下主要证据(光盘):1、通知书、公告、注册证书;2、使用照片;3、论坛、研讨会的资料;4、杂志封面及内页展示;5、简介;6、介绍、应用视频;7、证明;8、专利清单及证书;9、奖项、荣誉证明;10、协议、合同、订单等。
我局将被申请人的答辩材料交换至申请人,其质证理由与申请理由基本一致并针对被申请人的答辩意见作出回应,请求依据《民法总则》第七条、《反不正当竞争法》第二条宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):1、证明;2、相关授权书;3、订单、发票、报关单、提货单、装箱单;4、包装照片;5、使用视频等。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2017年8月18日提出注册申请,于2018年8月21日获准注册,核定使用在第7类卸料斗(机械卸斗)等商品上,商标专用期至2028年8月20日止。
2、引证商标现为申请人名下在先申请并已获注册的有效商标,核定使用在第7类机器和机床等商品上。
以上事实由商标档案在案佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条、第九条为总则性条款,《民法总则》第七条、《反不正当竞争法》第二条可对应为现行《商标法》的相关规定,其规定的立法精神已体现在其他具体条款中。根据当事人陈述的内容、提交的证据及查明事实,我局对本案焦点问题归纳并审理如下:
一、争议商标与引证商标是否构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。争议商标与引证商标在整体外观、视觉效果等方面相近,构成近似商标。争议商标核定使用的全部商品与引证商标核定使用的商品属于类似商品,争议商标与引证商标在上述商品上共存,易使相关公众对商品的来源产生混淆或误认,已构成2013年《商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十三条第三款规定之情形。鉴于申请人在与争议商标相同或类似商品上已有在先注册商标,我局已适用2013年《商标法》第三十条的规定对申请人在先商标权进行保护,并据此支持了申请人的评审请求,在此前提下,本案无需再适用2013年《商标法》第十三条第三款的规定进行审理。
三、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第三十二条规定“不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。该条规定的在先权利包括在先著作权。争议商标与申请人主张享有著作权的作品未构成实质性相似。故我局对其该项主张不予支持。另,申请人已在与争议商标指定使用的相同或类似商品上在先注册了引证商标,且我局已适用2013年《商标法》第三十条予以保护,故本案不再适用2013年《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定进行审理。
四、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定之情形。目前尚无证据表明争议商标本身带有欺骗性,会使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认,也无证据表明争议商标会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,争议商标的注册未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定之情形。
五、争议商标的注册是否构成2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之规定。本案中,申请人提交的证据不足以证明上述主张,故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第四十四条第一款规定的情形。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十条、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2024年09月13日