申请人:WD-40制造公司
委托代理人:广州鸿方知识产权咨询有限公司
被申请人:深圳市中成科创有限公司
(原被申请人:深圳中成新技术有限公司)
委托代理人:北京知无忧知识产权服务有限公司
申请人于2022年02月24日对第44772266号“D40”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:“WD-40”防锈剂等产品在全球范围内已经拥有了忠实的顾客,已经具备了极高的知名度。争议商标与第12177157、761842、761843号“WD-40及图”商标(以下分别称引证商标一、二、三)构成相同或类似商品上的近似商标。同时,被申请人申请注册争议商标的行为损害了申请人的在先商号权。被申请人及其关联公司与申请人为同行经营者,且曾存在生产、销售与“WD-40”产品包装装潢相似的产品的行为,严重违反诚实信用原则。综上,申请人请求依据《商标法》第七条第一款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及第四十五条第一款的规定对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、关于WD-40品牌相关介绍;
2、荣誉证书
3、参展协议、广告宣传报道、费用统计及广告宣传照片;
4、媒体报道;
5、经销代理合同、经销协议;
6、维权报道及相关裁定文书;
7、被申请人信息、产品宣传册及名片;
8、被申请人侵权材料等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标系答辩人所独创,与引证商标在含义、呼叫等方面具有较为明显的区别,未构成相同或类似服务上的近似商标。争议商标未侵犯申请人的在先字号权,答辩人诚信经营,申请人的主张属法律使用错误,答辩人所申请的商标符合正当性,反观申请人有垄断“D”、“4”、“0”字母数字组合的行为。类似本案情形的商标其他主体已有商标注册成功,申请人提交的证据真实性、关联性无法认可,无法实现证明目的,更无法证明其品牌在争议商标所核定的商品上具有知名度。综上,答辩人请求裁定维持争议商标注册有效。
申请人质证意见:结合答辩理由书中陈述的部分事实和理由,以及申请人在本案中提供的证据,足见被申请人存在摹仿申请人系列商标的恶意以及销售相应的侵犯申请人商标专用权及有一定影响的包装装潢的产品的行为,足以证明争议商标与申请人系列商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。被申请人的相关抗辩缺乏事实依据,应不予支持。
经审理查明:
1、争议商标由原被申请人于2020年3月20日注册申请,核定使用在“印刷油墨”等商品上。经异议,于2021年12月14日予以注册公告。现已转让至深圳市中成科创有限公司,即本案被申请人。
2、至我局审理时,各引证商标均为在先有效注册商标,核定使用在第2类“金属用防锈制剂”等商品上。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,申请人请求依据的《商标法》第七条第一款规定的内容已体现在《商标法》具体条款之中,我局将根据当事人的理由、事实和请求,适用相应的实体条款予以审理。
根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条规定。
本案中,争议商标核定使用的“印刷油墨;金属用保护制剂”等商品与引证商标一核定使用的“印刷油墨”等商品、与引证商标二、三核定使用的“保特金属表面光泽和防锈制剂”等商品属于同一种或者类似商品。争议商标为“D40”,该商标与引证商标一至三在构成、呼叫等方面相近,已构成近似商标。争议商标与引证商标一至三同时使用在上述同一种或者类似商品上,消费者在隔离状态下施以一般注意力,易对商品来源产生混淆误认。因此,争议商标的注册已构成《商标法》第三十条规定。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条规定。
《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,商号权为上述在先权利之一。本案中,申请人提交的证据尚不足以证明在争议商标申请注册日前,其商号在与争议商标核定使用的商品在相同或类似的商品行业在中国相关公众中具有一定知名度。且尚无充分事实、理由和证据可以认定争议商标的注册易造成消费者的混淆和误认,从而损害商号权人的利益。故,争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先商号权的情形。
此外,申请人在相同或类似商品上已有在先注册商标,且我局已通过《商标法》第三十条给予该商标保护,因此,本案不适用《商标法》第三十二条关于“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标“之规定。
鉴于我局已适用《商标法》第三十条之规定对申请人的权利予以保护,申请人商标已获法律保护的前提下,我局对于争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条第一款之规定不再评述。
申请人认为争议商标的申请注册违反其他规定之情形的主张,缺乏事实依据,我局不予支持。
另,《商标法》第四十五条第一款系程序性条款,鉴于我局已适用相应的实体性条款对本案进行审理,故对于上述条款,我局不再单独评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月01日