申请人:太极石股份有限公司
委托代理人:北京高沃国际知识产权代理有限公司
被申请人:台州市舒美席业有限公司
申请人于2022年05月16日对第35735763号“TAI CHI STONE”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:
1、被申请人主观恶意明显、名下注册大量商标,含多件抢注他人的商标。被申请人申请注册争议商标的行为具有明显恶意,企图利用申请人商标的知名度来牟取不正当利益,违背了诚实信用原则,扰乱商标管理注册秩序,构成不正当竞争行为。
2、申请人在先注册并使用“太极石”系列商标,经使用该系列商标已具有一定的知名度和影响力。争议商标与申请人的第13864402号“太极石TAICHISHI”商标、第13864365号“太极石TAICHISHI”商标、第13857358号“太极石TAICHISHI ”商标(以下统称引证商标)已构成使用在类似商品上的近似商标。
3、申请人与被申请人曾签订原料销售合同,被申请人明知申请人品牌的知名度,其注册争议商标的行为具有恶意。
4、争议商标的注册和使用,会引起消费者的混淆和误认,产生不良的社会影响。
综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(以光盘形式提交):
1、在先案例裁定书等;
2、申请人商标的使用、广告宣传等证据;
3、申请人与被申请人签订合同等。
被申请人在我局规定时间内未答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年1月4日申请注册,2019年9月21日核准注册,核定使用在第18类书包、皮凉席等商品上。
2、至本案审理时引证商标均为有效在先注册商标,商标注册人是本案申请人,分别核准使用在第23类线、人造丝等商品、第24类布、门帘等商品、第25类服装、帽等商品上。
3、至本案审理时,本案被申请人在第1-29、31-45类的商品和服务上共申请注册了400余件商标,其中包括“LaFerrari”、“紫罗兰凉席”、“好想你”、“梦洁凉席”、“布朗博士”等商标。
以上事实有商标档案及申请人提交证据在案佐证。
本案中,争议商标获准注册日期为2019年9月21日,故本案相关实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。
鉴于《商标法》第七条、第九条是总则性条款,是对商标注册与使用的合法性要求,其精神已体现在其它具体条款之中。故依据当事人的申请理由及在案证据,我局认为:
1、争议商标指定使用的书包、皮凉席等商品与引证商标核准使用的第23类线、人造丝等商品、第24类布、门帘等商品、第25类服装、帽等商品不属于类似商品,争议商标与引证商标未构成2013年《商标法》第三十条所指使用在同一种或者类似商品上的近似商标。
2、申请人称争议商标的注册使用违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。该规定适用前提是对在争议商标申请注册前,商标权利人在与系争商标同一种或者类似商品上的未注册商标的保护。本案申请人提供的在案证据不能证明在争议商标申请注册前,其商标在与争议商标指定使用的书包、皮凉席等同一种或类似商品上已经使用。
3、2013年《商标法》第三十二条所指的“他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利,申请人未明确其除在先商标权外还存在其他在先权利。该规定所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标” 是指将他人已经使用并为一定地域范围内相关公众所知晓的未注册商标以自己的名义申请注册。本案申请人提供的在案证据不能证明在争议商标申请注册前,其“太极石TAICHISHI”系列商标在与争议商标指定使用的书包、皮凉席等同一种或类似商品上已经使用并具有一定影响。故争议商标的注册申请未违反2013年《商标法》第三十二条的规定。
4、2013年《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”情形是指,系争商标注册人在申请注册商标的时候,以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。首先,依据申请人提交证据可知,在争议商标申请注册前,申请人与被申请人存在业务往来,被申请人有知晓申请人在先使用的“太极石 TAICHISHI”商标的可能。争议商标与申请人商标英文在字母构成、呼叫及整体含义等方面近似,难谓巧合。其次,依据我局查明事实3可知,至本案审理时,本案被申请人共申请注册了400余件商标,分别指定使用在第1-29、31-45类商品、服务上,涉及行业广泛且关联性弱,其中还包含其中包括“LaFerrari”、“紫罗兰凉席”、“好想你”、“梦洁凉席”、“布朗博士”等商标。被申请人的行为已明显超出正常的生产经营需要,具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标,并谋取不正当利益的主观恶意。被申请人上述行为不仅会对商标注册秩序产生冲击,亦会影响有正当需求的市场主体依法注册使用商标,损害不特定的社会公众利益,违反了诚实信用原则,已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得商标注册之情形。
另,申请人称争议商标的注册违反了2019年《商标法》第四条的规定,鉴于本案争议商标获准注册的日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往原则,我局对申请人的该项主张不予支持。争议商标的文字本身不属于欺骗性标志,亦未包含对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的文字或图形,未构成2013年《商标法》第十条第一款第(七)、(八)项规定的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年06月19日