申请人：深圳松诺技术有限公司
委托代理人：深圳市金信启明知识产权代理有限公司
被申请人：曹芳绿
申请人于2022年11月02日对第35010988号“SONOFF及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：申请人是一家集研发、设计、生产、销售于一体的智能家居企业，专注于提供全套智能家居产品方案，推动智能家居产业健康发展，在行业内具有较高的市场地位。争议商标与申请人第20662822号“SONOFF及图” 商标、第32944426号“SONOFF及图”商标（以下称引证商标一、二）构成使用在类似商品上的近似商标。申请人SONOFF及图商标经使用已具有一定的知名度和影响，申请人已取得SONOFF及图美术作品的版权，争议商标侵犯了申请人的在先商标权和著作权，被申请人注册争议商标的行为属于不正当抢注行为。被申请人与申请人关联公司长期存在业务往来，熟知申请人及关联公司的经营产品，以不正当手段抢注申请人及其关联公司名下多件商标，违反了诚实信用原则。争议商标的注册申请具有明显的恶意，且在市场上的实际使用误导消费者的意图明显，如争议商标注册申请继续有效，极可能在市场上造成混淆，给申请人带来极大的损失和社会上恶劣影响。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第七条、第十五条第二款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的相关规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（光盘形式）：1、SONOFF商标原创设计说明及版权登记证书；2、SONOFF中国商标注册证书；3、SONOFF商标转让授权使用许可合同；4、SONOFF销售合同、发票；5、SONOFF智能产品在京东、淘宝、亚马逊、速卖通等网页销售订单；6、SONOFF品牌全球推广证据；7、SONOFF产品参展证明；8、SONOFF商标多国注册证明；9、申请人、被申请人企业信息以及双方交易记录包含微信聊天记录、支付宝转账记录等。
被申请人答辩的主要理由：申请人提交的《作品登记证书》登记时间晚于争议商标申请日，申请人提交的在案证据不足以证明其享有SONOFF及图的在先著作权。争议商标与引证商标一、二核定使用的商品不同，未构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标的注册应予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：争议商标注册证明文件；被申请人身份证明；产品照片；销售证据、相关评价。
申请人质证意见与申请人理由基本一致。
申请人在质证期间提交了SONOFF商标国外商标证书及译文；申请人公司现场照片；SONOFF商标在国内外的使用及全球品牌影响力证据；被申请人关联企业与申请人关联企业商业往来证据；在先裁定。
经审理查明：1、争议商标是由被申请人于2018年11月29日提出注册申请，指定使用在第7类“整修机（机械加工装置）；发电机”等商品上，经审查于2019年7月21日核准注册。
2、引证商标一、二均由申请人于深圳市创易智能系统有限公司受让而来，分别核定使用在第9类“印刷电路板”、第11类“个人用电风扇”等商品上，现均为在先有效商标。其中，引证商标二初步审定公告日晚于争议商标申请日。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称2013年《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》（以下简称《商标法》）。2013年《商标法》第七条关于诚实信用原则的规定属于总则性规定，针对申请人称争议商标的注册违反诚实信用原则的主张我局将根据申请人的具体评审理由并适用相应的实体条款予以审理。《商标法》第四十五条属程序性条款。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题可归纳为以下几点：
一、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十条、第三十一条之规定。争议商标核定使用的“整修机（机械加工装置）；发电机”等商品与申请人引证商标一、二核定使用的商品具有一定差异，不属于类似商品，故争议商标与引证商标一、二未构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标的注册未违反2013年《商标法》第三十条、第三十一条的规定。
二、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第十五条第二款之规定。就本案而言，在案证据尚不足以证明申请人在争议商标核定使用的“整修机（机械加工装置）；发电机”等商品或与之类似商品上在先使用与争议商标相同或相近的商标，故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十五条第二款的规定。
三、争议商标的注册是否违反2013年《商标法》第三十二条“申请商标的注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定。根据查明事实2可知，引证商标一、二均由申请人于深圳市创易智能系统有限公司受让而来，申请人与“SONOFF及图”标识之间存在利害关系，申请人援引2013年《商标法》第三十二条主张争议商标无效，主体适格。首先，“在先权利”包括著作权（版权）。判定系争商标的注册申请是否损害他人在先著作权，须考虑他人所述的作品（以下称涉案作品）否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、系争商标与涉案作品是否构成实质性近似及系争商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。具体到本案中，申请人提交在案的证据1“SONOFF及图”作品在中国版权局获得的登记证，可以证明深圳市创易智能系统有限公司为“SONOFF及图”标志的著作权人。经审理查明2引证商标的申请注册情况可以证明上述作品的创作完成时间不晚于2016年07月15日。上述证据相互印证，在无相反证据的情况下，可以证明深圳市创易智能系统有限公司在先设计了“SONOFF及图”作品。申请人作为利害关系人可以援引著作权的规定主张宣告争议商标无效。本案争议商标与申请人主张著作权的作品完全相同，已构成实质性近似，被申请人将他人享有在先著作权的作品作为商标注册的行为损害了申请人主张的在先著作权。
其次，本条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下，在相同或类似商品上抢先注册了该商标或与该商标相同或近似商标的行为。认定一个商标是否有一定影响，应考虑该商标使用时间、广告宣传及在市场上的影响等因素。本案中，申请人提交的证据尚不足以证明申请人在争议商标申请注册之前已在与争议商标指定使用的“整修机（机械加工装置）；发电机”等商品或类似商品上使用与争议商标相同或相近的未注册商标并达到有一定影响的程度，故争议商标的注册未违反年2013年《商标法》第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
鉴于我局已适用其他条款给予申请人商标保护，故争议商标是否违反2013年《商标法》第四十四条第一款规定，我局不再评述。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年09月15日
