申请人:特丽思控股公司
委托代理人:永新专利商标代理有限公司
被申请人:周英海(原注册人:温州旭珊贸易有限公司)
委托代理人:湖南知域知识产权有限公司
申请人于2022年12月29日对第42492471号“MCNS”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:申请人“MCM”系列商标经长期广泛宣传和使用,已在时尚领域取得很高知名度。争议商标与申请人第11634000号“MCM”商标、国际注册第1458080号“MCM”商标、第17843328号“MCM及图”商标、国际注册第623685号“MCM及图”商标、第1927130号“MCM及图”商标、第13924587号“MCM及图”商标(以下称引证商标一至六)构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。争议商标的注册侵犯了申请人在先著作权。争议商标是对申请人知名商标的抄袭和模仿,此外,原注册人还抄袭他人商标,还在权大师网站上公开售卖多件商标,具有明显的主观恶意,违反了诚实信用原则。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第(八)项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款之规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):申请人商标注册情况;广告宣传情况;中国直营店铺列表;专柜合同、分销协议;审计报告;纳税情况;海关进口货物报关单;媒体报道;在先案例;原注册人商标注册情况、相关品牌介绍、商标售卖信息;1688、淘宝店铺网页截图公证书等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标区别明显,未构成近似商标。已有类似情形的商标获准注册。争议商标的注册是出于生产经营的需要,不存在囤积商标的情况。争议商标的注册并非采用任何不正当手段,不构成不正当竞争,未违反诚实信用原则。争议商标的注册符合法律规定,被申请人请求维持争议商标的注册。
针对被申请人的答辩理由,申请人提出的质证意见与其无效宣告申请理由及请求基本一致。
经审理查明:1、争议商标由温州旭珊贸易有限公司于2019年11月21日提交注册申请,指定使用在第18类“仿皮革”等商品上,经审查予以核准注册,核准注册日期为2020年8月28日。2022年12月27日,争议商标经核准转让至本案被申请人名下。争议商标现为被申请人名下有效注册商标。
2、引证商标一至六均于争议商标申请日前提交注册申请或获准领土延伸保护,分别核定使用在第18类“皮制系带;包;书包;雨伞;手杖;动物用挽具”等商品上,现均为申请人名下有效注册商标。
我局认为,《商标法》第七条为总则性条款,一般不作为商标评审申请的直接法律依据,且其立法精神已体现在《商标法》具体条款的规定之中。根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题可归纳为以下几点:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条、第三十一条之规定。鉴于本案引证商标一至六获准领土延伸保护日期或初步审定日期均早于争议商标申请日期,故关于争议商标与引证商标一至六是否构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标之主张,应仅适用《商标法》第三十条予以审理。争议商标与引证商标一至六在字母构成、呼叫等方面相近;争议商标核定使用商品与引证商标一至六核定使用商品在功能、用途、销售渠道等方面具有一定的共同性,属于同一种或者类似商品。争议商标与引证商标一至六在同一种或者类似商品上并存注册与使用,易使相关公众认为存在某种关联,进而对商品来源引起混淆和误认,已构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标,故争议商标的注册违反了《商标法》第三十条的规定。
二、争议商标的注册是否损害了申请人的在先著作权以及是否以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标,从而违反了《商标法》第三十二条之规定。判定争议商标的注册申请是否损害他人在先著作权,须考虑他人所述的作品(以下称涉案作品)是否构成我国著作权法保护的作品、他人是否对涉案作品享有在先著作权、争议商标与涉案作品是否构成实质性近似及争议商标所有人是否存在接触涉案作品的可能等因素。本案争议商标与申请人主张享有著作权的作品在设计手法、表现形式等方面具有一定差异,未构成实质性近似,故争议商标的注册未侵犯申请人在先著作权。鉴于申请人已在类似商品上在先申请注册了引证商标,故本案不再适用《商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定予以审理。
三、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(七)项之规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。该规定主要适用于所使用的商标故意夸大商品或服务的功能、作用等,从而掩盖了商品或服务在质量、主要原料、功能、用途等方面的真相,欺骗消费者,容易使公众对商品或服务的质量等特点或者产地产生误认。本案争议商标不存在上述情形,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。
四、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。依据《商标法》第十条第一款第(八)项之规定,有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。其中,“社会主义道德风尚”是指我国人民共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯,“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,故争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
此外,鉴于申请人商标已依据《商标法》第三十条获得充分保护,故我局不再适用《商标法》第四条、第四十四条第一款进行审理。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年12月20日