申请人:深圳华大基因股份有限公司
委托代理人:深圳市精英商标事务所
被申请人:苏州博古特智造有限公司
申请人于2021年12月08日对第50767269号“BGT”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标与第5359081号“BGI”商标(以下称引证商标一)、第8440229号“BGI”商标(以下称引证商标二)、第33837554号“BGI”商标(以下称引证商标三)、第47820770号“BGI”商标(以下称引证商标四)、第13385260号“BGI health”商标(以下称引证商标五)构成类似服务上的近似商标。“BGI”作为申请人英文字号,已被广大公众所熟知,争议商标的注册侵犯了申请人在先字号权,申请人关联公司香港华大基因科技服务有限公司于2016年注册bgi.com域名,争议商标完整包含申请人关联公司在先注册域名,争议商标的注册损害了申请人及其关联公司的合法在先权益。同时,申请人的“BGI”商标在争议商标申请日前已在先使用并有一定影响力,争议商标完整包含申请人“BGI”商标,且核定使用在类似服务上。被申请人在理应知晓申请人“BGI”商标的情况下注册使用争议商标的行为具有较强的攀附恶意,若允许争议商标注册使用易误导公众,并损害不特定消费者的合法权益,扰乱正常的市场经济秩序,助长搭便车等不良风气,带来不良社会影响。综上,请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人及其关联公司所获荣誉证书、质检报告、相关媒体报道;
2、申请人官网截图;
3、外文材料;
4、对外贸易经营备案表;
5、在先决定书。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2020年10月27日提出注册申请,并于2021年8月21日获准注册,核定使用在第42类“地质勘测”等服务上。
2、引证商标一至三、五均于争议商标申请日前获准注册,引证商标四的申请注册日期早于争议商标,初步审定公告日期晚于争议商标。核定使用在第42类“生物学研究”等服务上。上述商标均为本案申请人名下有效注册商标。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为,《商标法》第七条为商标注册使用的总则性规定,上述规定的立法精神已在《商标法》的其他具体规定中有所体现。因此,我局将适用《商标法》的其他具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求,本案的焦点问题可归纳为:
一、争议商标与引证商标一至五是否构成《商标法》第三十条所指使用在类似服务上的近似商标。
本案中,鉴于本案争议商标申请注册时引证商标四尚未初步审定,但申请在先,故本案应同时适用《商标法》第三十一条进行审理。
争议商标核定使用的“地质勘测;测量;气象信息;气象信息服务”服务与引证商标一至五核定使用的服务不属于同一种或类似服务,故争议商标在上述商品上与引证商标一至五未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似服务上的近似商标。
争议商标核定使用的“临床试验;医学研究;药物测试;服装设计;首饰设计;艺术品鉴定”服务与引证商标一至五核定使用的“生物学研究”等服务属于同一种或类似服务,争议商标与引证商标一至五在文字构成等方面相近,共同使用在上述同一种或类似服务上,易使相关公众认为上述商标标识的服务来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系,从而对服务来源产生混淆,故争议商标在上述服务上与引证商标一至五构成《商标法》第三十条、第三十一条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条的规定。
申请人在案提交的证据无法证明在争议商标申请注册前,其字号“BGI”在争议商标核定使用的地质勘测等服务领域已具有较高知名度,故争议商标的申请注册未构成《商标法》第三十二条所指的损害他人在先字号权之情形。
本案申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请之日前,申请人关联公司的“bgi.com”域名在与争议商标指定使用的地质勘测等相同或类似商品上进行了使用并具有一定知名度。因此,争议商标的注册使用,不会使消费者将其与申请人关联公司的域名相联系,产生混淆误认,进而损害申请人关联公司的域名权。我局对申请人的该项主张不予支持。
我局已根据《商标法》第三十条对争议商标在“临床试验;医学研究;药物测试;服装设计;首饰设计;艺术品鉴定”服务上予以无效宣告,故本案仅就争议商标在“地质勘测;测量;气象信息;气象信息服务”服务上是否构成《商标法》第三十二条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形进行审理。申请人在案提交的证据无法证明在争议商标申请注册前,其在与争议商标指定使用的“地质勘测;测量;气象信息;气象信息服务”同一种或类似的服务上在先使用与“BGT”商标相同或近似的商标,并具有一定影响力,故争议商标的申请注册未违反《商标法》第三十二条有关“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。
三、争议商标是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项之规定。
本案中,争议商标本身并不带有欺骗性,亦不会对社会主义道德风尚或我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。因此,争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。
另,《商标法》第四十四条第一款所指的“不正当手段”系指扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足,故我局对申请人该项主张不予支持。
申请人称争议商标的注册违反《商标法》第四条规定的主张缺乏事实依据,我局亦不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条,《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定,我局裁定如下:
争议商标在“临床试验;医学研究;药物测试;服装设计;首饰设计;艺术品鉴定”服务上予以无效宣告,在其余服务上予以维持。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年02月22日