申请人:森帕有限公司
委托代理人:北京信诺为知识产权代理有限公司
被申请人:佛山市南海区欧德金属制品有限公司
委托代理人:广州朋有商标代理有限公司
申请人于2021年09月10日对第34620243号“FNATIC”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、FNATIC为全球知名电竞战队的名称及申请人的商标,已在中国公众中具有较高知名度和影响力。争议商标与申请人的知名电竞战队名称相同,损害了申请人现有的在先商品化权益。二、争议商标是以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。三、被申请人通过其他不正当手段取得争议商标的注册,并非出于生产经营的目的,违反了诚实信用原则,易产生不良影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(八)项、第三十二条、第四十四条第一款的相关规定,宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、申请人公司及关联公司介绍;
2、FNATIC战队参赛信息及照片;
3、国家图书馆检索报告;
4、媒体及中国公众对FNATIC战队的报道及评价;
5、PATRIK SATTERMON的相关采访和报道;
6、FNATIC相关数据统计;
7、中国粉丝俱乐部与FNATIC战队的沟通邮件;
8、申请人关联公司与国内公司合作的合同、介绍和报道;
9、2005年申请人在澳大利亚申请FNATIC商标的信息;
10、申请人FNATIC商标注册列表;
11、行政判决书等。
被申请人答辩的主要理由:争议商标为被申请人所独创,已经广泛使用。争议商标未违反《商标法》的相关规定。被申请人请求维持争议商标注册。
被申请人提交了以下主要证据:争议商标档案。
针对被申请人答辩,申请人坚持其无效宣告理由。
申请人质证时提交了被申请人拼多多店铺首页、直播间页面、部分商品详情及消费者评价,著作权转让协议,申请人申请商标信息,被申请人遭遇行政处罚的记录等证据(见第34612046号“FNATIC”商标无效宣告案件)。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2018年11月12日申请注册,于2019年9月14日获准注册,核定使用在第25类“运动衫”等商品上,商标专用权至2029年9月13日。
2、2022年4月26日,我局在关于第34408885号“FNATIC”商标无效宣告请求裁定书中认为,在2018年11月1日前,申请人已在俱乐部服务(娱乐或教育)等服务上在先使用“FNATIC”商标,并经过持续多年的宣传使用,已在相关公众中具有一定的知名度和影响力,第34408885号“FNATIC”商标构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标的情形,依据《商标法》第三十二条的规定对该商标予以无效宣告,该裁定已生效。
3、至本案审理之时,被申请人名下共50件商标,被申请人在第7、8、9、25类商品上申请注册了5件“FNATIC”商标。
我局认为,鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2013年《商标法》,相关程序问题适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第四条、第七条中的相关精神已体现于《商标法》的具体条款中,根据当事人提出的事实和理由,本案审理如下:
一、本案由申请人提交的媒体及中国公众对FNATIC战队的报道及评价、国家图书馆检索报告等证据可知,“FNATIC”战队为申请人旗下的国际电子竞技俱乐部,在争议商标申请日前,申请人战队名称“FNATIC”经过持续多年的宣传使用,已在相关公众中具有一定的知名度,被申请人具有知晓“FNATIC”的可能性。申请人“FNATIC”知名度所带来的商业价值和商业机会是申请人投入劳动和资本所获得,因此,“FNATIC”作为在先知名的战队名称应当作为在先“商品化权”得到保护,申请人对其享有在先商品化权。被申请人将申请人知名战队名称“FNATIC”作为商标注册,易使消费者误认为标识有争议商标的商品获得申请人授权或与申请人存在某种特定关联,利用了申请人战队名称“FNATIC”的知名度,挤占了申请人基于该战队名称而享有的市场优势地位和交易机会,对申请人权益造成了损害。因此,本案可以认定争议商标的注册损害了申请人主张的在先权益 ,已构成《商标法》第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。
申请人提交的证据不足以证明,在争议商标申请注册之前,在与争议商标核定使用“运动衫”等商品相同或类似商品上,申请人使用与争议商标相同或近似的未注册商标并达到有一定影响的程度。争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
二、申请人提交的在案证据不足以证明争议商标自身的构成要素会对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响,争议商标的注册未构成《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
三、本案中,由审理查明2和申请人提交的证据可知,在争议商标申请注册之前,申请人战队名称“FNATIC”、商标“FNATIC”在俱乐部服务(娱乐或教育)等服务上经使用已具有一定知名度。申请人的“FNATIC”商标系臆造商标,整体独创性较强,争议商标“FNATIC”与申请人在先使用的“FNATIC”战队名称、商标文字相同,且被申请人在第7、8、9、25类商品上申请注册了5件“FNATIC”商标,考虑到申请人商标的知名度和独创性,可以推定被申请人的上述行为具有抄袭、摹仿申请人知名商标的主观故意。此种行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。故争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照(2013年)《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、(2019年)《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年03月06日