申请人:顺耐有限责任公司
委托代理人:北京市集佳律师事务所
被申请人:义乌优科电器有限公司
申请人于2022年07月27日对第57174796号“SONAX PRO”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、申请人是世界著名的汽车护理产品公司,申请人“SONAX”品牌在包括中国在内的全球相关公众中具有极高的知名度,是事实上的驰名商标。申请人将“索纳克斯”作为核心品牌“SONAX”的中文音译在中国进行推广宣传,“索纳克斯”与“SONAX”形成了稳定的对应关系。争议商标与申请人第1、2、3、21类国际注册第613373号“SONAX”商标、第1、2、3、21类国际注册第485175号“SONAX”商标、第12414990号“SONAX”商标、第12414988号“SONAX”商标、第7762707号“索纳克斯”商标(以下依次称引证商标一至十一)构成类似商品上的近似商标。考虑到申请人引证商标的知名度,很容易使消费者误认为争议商标核定使用的商品来自于申请人,进而导致误认。此外,被申请人的抢注行为明显超出正常商业需要,恶意显著。二、争议商标侵犯了申请人在先“SONAX”商号权。三、争议商标侵犯了申请人在先驰名商标。四、争议商标的申请注册违反了诚实信用原则,具有欺骗性,易导致消费者对商品来源发生混淆和误认,扰乱正常的市场秩序,产生不良影响。五、被申请人申请注册争议商标存在明显恶意,构成以其他不正当手段取得注册的情形。被申请人除了抢注申请人商标外,还抢注了多个世界知名品牌。六、被申请人缺乏真实使用意图,其在先商标因连续三年未使用被撤销。七、在先类似案件已得到支持。八、争议商标侵犯了申请人在先知名著作权。综上,依据《商标法》第四条、第七条第一款、第十条第一款第(七)项和第(八)项、第十三条第二款和第三款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(电子扫描件):申请人简介;参展照片;经销协议书;报关单、外汇作证、合同、电子回单;图书馆检索报告;被申请人商标列表;作品登记证书;撤销决定;其他证据。
我局向被申请人寄送的答辩通知被邮局退回,我局通过《商标公告》进行了公告送达,被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1.被申请人争议商标于2021年6月24日申请注册,于2022年1月14日被核准注册并公告,核定使用在第8类剃须刀等商品上,现为有效注册商标。
2.申请人十一枚引证商标于争议商标申请注册日前核准注册,核定使用在第1、2、3、6、21类散热器及汽车挡风玻璃、铬用防腐剂、汽车保养用品、清洗用海棉等商品上,现为有效注册商标。
3.经查,至本案审理之时,被申请人在第3、8、11、21、25、35等多个商品和服务类别共申请注册了60余件商标,包括但不限于“菲利斯”“PHNIPROS”“BRAUNSKY”“SONAX”等商标。
以上事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条关于诚实信用原则的相关规定,其立法精神已体现在《商标法》其他具体条款之中,我局将依据申请人的请求、事实及理由适用相应的《商标法》条款予以审理。
根据我局审理查明的事实3,在争议商标申请日前,申请人已在中国大陆地区在先使用了“SONAX”商标。“SONAX”非固有词汇,独创性较强。被申请人不仅申请注册了与申请人在先“SONAX”商标字母构成完全相同的争议商标,还在多个类别重复申请注册了“菲利斯”、“PHNIPROS”、“BRAUNSKY”等与他人具有较强显著特征的或较知名品牌相近似的商标。被申请人在案未提交证据证明其有使用上述商标的真实意图,也未能提供其商标的合理出处,其注册目的难谓正当。据此,可以认定被申请人申请注册争议商标是采取不正当手段复制、抄袭及摹仿他人商标,其注册行为违反诚信原则,扰乱了商标注册秩序,同时也会对我国的知识产权保护产生负面影响,已构成《商标法》第四十四条第一款规定的以其他不正当手段取得注册的情形。
争议商标核定使用的商品与十一枚引证商标分别核定使用商品均不类似,故均未构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品或服务上的近似商标。
申请人提交的证据虽然能够证明其引证商标具有一定知名度,但未就其在争议商标申请注册前持续使用引证商标的范围、经济指标、广告宣传、市场占有率、所获荣誉等情况作充分举证,尚不足以证明在争议商标申请注册日前引证商标具有广泛的影响力和知名度,已为相关公众所熟知。故争议商标的注册使用不易误导公众,未违反《商标法》第十三条的规定。
申请人主张争议商标的申请注册侵犯其在先商号权,但申请人提交的在案证据未涉及争议商标核定使用的剃须刀等商品行业,争议商标在剃须刀等商品上的注册不易致使相关公众将其与申请人商号相联系,从而导致对商品来源的混淆误认。故申请人该主张我局不予支持。
申请人主张争议商标侵犯了其在先著作权。对此我局认为,争议商标为标准印刷体字母,就“SONAX”、“SONAX SERVICE”字母构成本身而言并不构成著作权法的保护客体,故争议商标未侵犯申请人所主张的在先著作权。
《商标法》第十条第一款第(七)项“带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认”之规定系指商标标识本身带有欺骗性,易造成产地、质量等特点的误认,不宜作为商标使用。申请人所述争议商标的注册使用易导致的误认则指向不同特定主体间相对权利的冲突所导致的商品来源误认,不属于上述规定的调整范畴。
《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人的主张不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此争议商标未违反该项规定。
《商标法》第四条是关于商标专用权主体范围、取得商标专用权途径和不得恶意申请注册商标的规定,鉴于申请人依据该条款的规定请求宣告争议商标注册无效的主张缺乏充分的事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年05月31日