申请人：卡特彼勒公司
委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
被申请人：临朐县恒尔嘉多润滑油销售有限公司
委托代理人：山东羚翔科技服务有限公司
申请人于2022年06月10日对第21922988号“天龙卡特 TL”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、申请人1925年成立，申请人进入中国四十余年，持续使用并大力宣传其“CAT”、“CAT及图”（卡特）、“CATERPILLAR”/“CATERPILLAR及图”（卡特彼勒）商标。CAT（卡特）商标在挖掘机等工程机械、服装鞋靴产品上构成驰名商标。申请人请求认定申请人的第3840209“CAT及图”商标和第3840208号“CAT”商标在“挖掘机、装载机、铲运机”等商品上为驰名商标，在第3050050号“CAT及图”商标和第6795454号“CAT”商标在“服装、鞋、帽”等商品上为驰名商标，并认定第148057号“CATERPILIAR”商标、第591816号“CATERPILIAR及图”商标为驰名商标。二、争议商标与申请人的第12399533号“卡特”商标（以下称引证商标一）、第1972413号“卡特CAT”商标（以下称引证商标二）、第1972411号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标三）、第12399526号“卡特彼勒”商标（以下称引证商标四）构成使用在相同或类似商品上的近似商标。争议商标的注册和使用将在消费者中造成混淆误认。三、被申请人与申请人为同行业竞争者，被申请人销售仿冒申请人“卡特”品牌的润滑油产品，因此被申请人完全知晓申请人在先注册商标及字号“卡特”。被申请人的实际控股人曹文军在香港成立的“美国卡特石油集团（中国）有限公司”为一家空壳公司，其目的在于掩盖被申请人生产、销售仿冒申请人“卡特”品牌润滑油产品的违法侵权行为。被申请人行为属于违反诚实信用原则的恶意抢注，同时构成不正当竞争。四、申请人的“卡特”、“卡特彼勒”、“CAT”、“CAT及图”系列商标为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿，损害申请人和消费者的合法权益。五、“CATERPILLAR”及“卡特彼勒”早在上世纪90年度作为申请人及众多关联公司商号的显著部分广泛使用，“CAT”和“卡特”作为申请人及关联公司的商号简称，已经在中国长期使用取得极高知名度，争议商标的申请注册侵犯了申请人在先字号权。六、争议商标的申请注册容易导致消费者误认为争议商标是申请人的系列商标，容易引起消费者的误认和混淆。综上，申请人请求依据《商标法》第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，对争议商标予以无效宣告。
申请人提交了以下主要证据（光盘）：
1、世界工程机械制造商等相关排行榜、中国市场份额相关报道；
2、申请人财务报告及业绩相关报道；
3、《著名和驰名商标》第二版摘页、1999年《全国重点商标保护名录》部分分页节选；
4、申请人在中国子公司/分支机构、独立代表商企业工商登记信息；
5、机械产品中国部分媒体刊登广告、国家图书馆文献资料、相关新闻报道等；
6、鞋靴、服饰专卖店信息、上述产品中国媒体刊登广告；
7、相关无效宣告裁定、法院判决；
8、被申请人香港公司登记信息；
9、被申请人网站、产品图片等；
10、其他证据资料等。
被申请人答辩理由：争议商标与各引证商标未构成近似商标。争议商标未侵犯申请人字号权。争议商标的注册未违反《商标法》有关规定。被申请人请求对争议商标予以维持。
被申请人向我局提交了实际使用图片及在先决定书打印页作为本案证据资料。
针对被申请人的答辩理由及证据，申请人质证意见与申请理由基本一致，我局不再赘述。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2016年11月16日申请注册，指定使用在第4类“润滑油；润滑脂；润滑剂；工业用油；发动机油；乳化油；白油；切割油；导热油；齿轮油”商品上，经异议程序于2018年1月7日获准注册。
2、申请人的引证商标一至四在先申请及注册在第4类工业用油、燃料等商品上，现均为有效注册商标。
以上事实由商标档案予以佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标于2019年11月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案，故程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引的《商标法》第四条、第七条、第九条为原则性条款，其具体精神体现在其他条款当中。我局将结合申请人的具体评审理由、在案证据及查明的事实，适用相应的实体条款予以审理。本案审理如下：
一、申请人提交的在案证据能够证明，在争议商标申请注册前，申请人“CAT（卡特）”等商标经宣传使用已经具有较高知名度。争议商标“天龙卡特 TL”与引证商标一至四均含有较为显著文字“卡特”，在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似商标。争议商标核定使用的“润滑油；润滑脂；润滑剂；工业用油；发动机油；乳化油；白油；切割油；导热油；齿轮油”商品与引证商标一至四核定使用的“工业用油、燃料”等商品属于相同或类似商品。争议商标在上述商品上与引证商标一至四若共同使用于市场，易使相关公众误认为争议商标核定使用的商品源自申请人，或与申请人存在某种特定联系，从而产生混淆误认，已构成《商标法》第三十条所指的使用在类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册与使用是否损害了申请人的在先字号权，从而违反《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利” 的规定。首先，申请人字号为“卡特彼勒”，争议商标与其字号未达到相同或基本相同的高度近似程度。其次，申请人在案提交的证据不足以证明在争议商标申请注册前，申请人将其字号使用在工业用油等商品领域已具有较高知名度，故争议商标的申请注册未违反《商标法》第三十二条“不得损害他人现有的在先权利”的规定。
三、争议商标的申请注册是否违反了《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定。争议商标对其核定使用的商品的质量、产地等特点没有进行超过固有程度的表示，不会使公众对商品的质量、产地等特点产生错误的认识，故争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。《商标法》第十条第一款第（八）项规定，是指有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。本案中，争议商标构成要素本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响，因此，争议商标未违反《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。
四、《商标法》第十五条是对未注册商标予以保护的条款，而本案引证商标已在先获准注册，故本案不适用《商标法》第十五条的规定审理。
另外，鉴于我局已依据《商标法》第三十条的规定宣告争议商标无效，故本案不再适用《商标法》第十三条的规定予以审理。同时，在已通过《商标法》其他条款对申请人商标予以保护的情况下，本案不再适用《商标法》第四十四条第一款款进行审理。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年06月16日
