申请人:WD-40制造公司
委托代理人:广州鸿方知识产权咨询有限公司
被申请人:樊春芳
申请人于2022年12月26日对第52264798号“SM-40及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人在先注册的第818330号“WD-40及图”商标、第828174号“WD-40及图”商标、第12177156号“WD-40及图”商标(以下称引证商标一至三)构成使用在类似商品上的近似商标。二、被申请人与申请人为同行业经营者,对申请人及其“WD-40”产品较为熟悉,却抄袭、摹仿申请人商标及产品包装装潢,违反了诚实信用原则。三、申请人“WD-40”商标经过长期广泛性使用,在金属制品养护等领域已形成了较高的知名度,为中国相关公众所熟知,应认定为驰名商标。综上,依据《中华人民共和国商标法》(以下称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十三条、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款等的规定,宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、武迪(上海)实业有限公司官网上关于WD-40 品牌历史沿革的介绍、相关企信报告;
2、 “WD-40”系列商标在世界范围内的注册申请列表及部分商标注册证;
3、中国商标网上有关“WD-40”系列商标的注册信息;
4、作品登记证书;
5、1993年“WD-40”与国内经销商签订的经销协议;
6、“WD-40”产品所获荣誉证书;
7、“WD-40”产品的参展协议、广告图片、宣传单等宣传资料;
8、“WD-40”品牌及产品报道;
9、“WD-40”产品广告投放投放情况、广告宣传照片;
10、2014-2019年间“WD-40”品牌产品经销协议;
11、2008-2020 年间WD-40 产品销售发票;
12、国内部分媒体对“WD-40”品牌维权情况的报道;
13、针对侵害申请人的“WD-40”系列注册商标专用权及不正当竞争行为作出的处罚决定书、在先行政、司法裁定文书等资料;
14、被申请人的关联企业注册登记信息等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2020年12月17日提出注册申请,经异议程序于2022年10月7日获准注册,核定使用在第4类工业用汽油商品上。该商标有效专用期至2031年11月6日。
2、引证商标一至三均早于争议商标申请日期申请注册,核定使用在第4类润滑油和渗透油等商品上。至本案审理时上述引证商标均为申请人名下有效注册商标。
3、被申请人名下共申请注册15件商标,其中在第3、4类商品上申请注册了9件“SD-40及图”、“BS-40及图”等商标。其中我局商评字[2023]第0000155127号裁定中认定被申请人的第45831333号“RS-40”商标因与申请人名下“WD-40及图”系列商标近似被我局依据《商标法》第三十条予以无效宣告。
以上事实有申请人提交的在案证据及商标档案予以佐证。
申请人所提《商标法》第七条、第九条为总则性条款,其具体精神已体现在其他条款中,我局将依据其他条款进行审理。根据申请人的请求、事实和理由,本案焦点问题可以归纳为:
一、争议商标由字母组合“SM-40”及图形构成,其显著认读字母组合“SM -40”与引证商标一至三的显著认读字母数字组合“WD-40”在字母构成、呼叫等方面较为相近,并且争议商标与引证商标三均为蓝字黄底,二者在整体视觉效果上高度相近。争议商标核定使用的工业用汽油商品与引证商标一至三核定使用的润滑和渗透油等商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面关系密切,属关联性较强商品。加之,由前述审理查明3并结合申请人提交的在案证据可以证明,在争议商标注册申请日之前,申请人“WD-40”系列商标在金属防锈制剂等商品上已具有一定知名度,被申请人围绕本案申请人“WD-40”系列商标注册申请了多件商标,被申请人上述行为难谓正当。综上,争议商标与引证商标一至三在密切关联商品上共存,相关公众容易对其各自所标识的商品来源产生混淆误认。因此,争议商标与引证商标一至三已构成《商标法》第三十条所指情形。
二、鉴于本案已依据《商标法》第三十条的规定对申请人的在先商标权利予以保护,故本案不再适用《商标法》第十三条的规定进行审理。
三、申请人还援引了《商标法》第四十四条第一款的规定,但鉴于我局已适用其他条款保护申请人权利,对申请人该理由我局不再评述。
另,申请人其他理由缺乏事实及法律依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2023年10月26日