申请人:大金工业株式会社
委托代理人:北京安伦知识产权代理有限公司
被申请人:江苏亚特尔地源科技股份有限公司
申请人不服我局商评字[2018]第0000255922号《关于第18022536号“VRV智能舒适节能家”商标无效宣告请求裁定书》,向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院作出(2019)京73行初字第5630号行政判决书,判决维持被诉裁定,驳回原告的诉讼请求。申请人不服上述判决,上诉至北京市高级人民法院,北京市高级人民法院作出(2020)京行终1971号行政判决书,判决撤销北京知识产权法院判决,撤销被诉裁定,责令我局重新作出裁定。该判决为终审判决。我局依法重新组成合议组进行了审理。
北京市高级人民法院判决认为,大金株式会社提交的空调产品宣传手册、广告宣传证据、新闻报道、产品销售凭据、资格评定证书及荣誉证书等证据材料均不涉及诉争商标指定使用的除”电器设备的安装和维修、空调设备的安装和修理”之外的其余服务,无法证明大金工业株式会社于诉争商标申请日前在上述服务上在先使用与诉争商标相同或近似的商标并有一定影响,故原审判决和被诉裁定未认定诉争商标在上述服务上的注册违反2013年商标法第三十二条后半段的规定并无不当,大金工业株式会社相关上诉理由不能成立。此外,原审判决和被诉裁定关于诉争商标在“电器设备的安装和维修、空调设备的安装和维修”服务上的注册违反2013年商标第三十条后半段规定的认定并无不当,本院予以确认。
本案中,诉争商标申请人江苏亚特尔公司的经营范围包括“家用商用空调、制冷设备、暖通设备研发、保养及安装服务”,其对大金工业株式会社在空调类商品上注册使用的“VRV”商标理应知晓,其针对该同一商标权利人的商标在相关联或不相同不类似的第6、17、37类上注册了七件主要标识部分为英文字母“VRV”的商标,同时还注册了其他商标二十余件,明显并非出于经营所需,具有主观恶意,扰乱了正常的商标注册管理秩序,诉争商标的注册已构成2013年商标法第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形。
争议商标的注册未违反《商标法》第十条第一款第七项及第(八)项、第十三条第三款、第三十条之规定。
根据法院判决,我局对本案进行重新审理如下:
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人第590457号“VRV”商标(以下称引证商标一)、第730860号“VRV”商标(以下称引证商标二)、第11116454号“VRV”商标(以下称引证商标三)构成近似商标,且指定服务与上述引证商标指定商品具有密切关联,已构成类似项目,争议商标与上述引证商标已构成《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条所指情形。二、经过广泛的宣传和使用,申请人的引证商标一、二已具有很高的市场知名度。申请人的引证商标一、二理应被认定为“工业用及家用空调器及部件”商品上的驰名商标,并获得跨类别保护。争议商标系对申请人在先驰名商标的恶意抄袭和摹仿,容易误导公众,并损害申请人的合法权益。三、早在争议商标申请注册日前,申请人就在中国大陆地区于“工业用及家用空调器及部件”等商品以及相关的空调产品维修、保养、安装等服务上使用“VRV”商标,并且取得了较高知名度和影响力,被申请人作为同行业竞争者,其对申请人商标的知名度理应知晓,被申请人注册使用争议商标的行为已构成《中华人民共和国商标法》第三十二条关于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”所指的情形。四、争议商标系被申请人以不正当手段进行的商标注册,被申请人注册使用争议商标的行为违背了诚实信用原则,超出了正常的生产经营需要。争议商标的注册使用必然会带来巨大的不良社会影响。综上所述,申请人依照《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第十三条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定,请求认定其引证商标一、二为“工业用及家用空调器及部件”商品上的驰名商标,并对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据(光盘形式):
1、申请人介绍的公证认证件;
2、申请人2011年度公司年报;
3、用于证明申请人及其商标知名度的空调产品宣传册、宣传册制作费用发票、广告宣传证据、新闻报道、产品销售凭据、网站上历年的销售额统计表、参展记录、广告费用统计、纳税证明等;
4、引证商标一、二的许可备案核准公告;
5、大金(中国)投资有限公司的网站信息摘录;
6、上海大金空调有限公司的简介、工商登记摘录、资格评定证书及荣誉证书、产品销售发票;
7、相关媒体对仿冒申请人产品的报道;
8、申请人及其商标所获荣誉;
9、行业协会和专家就大金VRV产品出具的声明书;
10、用于证明被申请人注册使用争议商标的行为具有恶意的相关材料;
11、其他相关证据。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:1、争议商标由被申请人于2015年10月8日提出注册申请,于2016年8月13日获得初审公告,后经商标局异议程序准予注册,于2018年1月7日注册公告,核定使用在第37类建筑施工监督;建筑物防水;室内装潢修理;锅炉清洁和修理;燃烧器保养与修理;加热设备安装和修理;电器设备的安装和修理;空调设备的安装和修理;运载工具(车辆)保养服务;防盗报警系统的安装和修理服务上,专用期限为2016年11月14日至2026年11月13日。
2、引证商标一、二、三的现注册人均为本案申请人,核定使用在第11类空气调节装置等商品上,引证商标一、二均为有效在先注册商标,引证商标三为在先申请商标。
上述事实有商标档案在案佐证。
3、除争议商标外,被申请人还在第6类、第17类商品上申请注册了多件“VRV”系列商标。
4、申请人在诉讼程序中提交了《智能建筑设计标准》、《中华人民共和国节约能源法》、节能国家标准清单(2017年6月15日更新)、《公共建筑节能设计标准》、《工业建筑节能设计统一标准》、搜狐网关于房屋装修流程的网页打印件、江苏亚特尔公司申请“VRV”系列商标的档案及相关公告。
上述事实有商标档案及申请人提交的证据在案佐证。
本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日,根据法不溯及既往的原则,实体问题应适用2013年《商标法》,本案的相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人请求依据的2013年《商标法》第四条、第七条为原则性规定,其相关内容已体现在2013年《商标法》具体条款之中,我局将依据申请人的具体评审理由以及在案证据适用相应的2013年《商标法》条款予以审理,对上述规定不单独评述。
根据法院判决,我局认为,一、争议商标的申请注册已构成2013年《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
二、争议商标在电器设备的安装和维修、空调设备安装和修理服务上已构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形,争议商标在其余服务上未构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”之情形。
三、争议商标核定使用的建筑施工监督等服务与引证商标一、二、三核定使用的全部商品在《类似商品和服务区分表》中分属不同类似群组,不属于类似商品或服务,故争议商标与引证商标一、二、三未构成《商标法》第三十条、第三十一条所指情形。
四、申请人提交的在案证据尚不足以全面反映在争议商标申请注册前,申请人的引证商标一、二所指定使用的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,故本案不能认定申请人的引证商标一、二在争议商标申请注册之前已为中国相关公众所熟知。据此,本案不能认定争议商标的注册违反了《商标法》第十三条第三款的规定。
五、《商标法》第十条第一款第(七)项指带有欺骗性,容易使相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。争议商标文字本身并未带有欺骗性,指定使用在建筑施工监督等服务上也不致使公众对服务的内容、特点等产生误认,申请人该项理由缺乏事实依据,我局不予支持。
六、我国《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”的标志主要是指对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响的标志。本案申请人所述理由不属于该条款所指情形,且本案争议商标本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,因此争议商标不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指情形。
我局对原裁定中其他内容予以确认。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十四条第一款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年03月03日