申请人：株式会社尤尼松
委托代理人：北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）
被申请人：南京步津园艺有限公司
委托代理人：北京世纪鼎力国际知识产权代理有限公司
申请人于2021年01月18日对第24187758号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、涉案图形标识系申请人独创并在先使用在建筑材料上的商标，经宣传和使用已具有较高知名度。2002年申请人与南京峰庭建材有限公司合资成立南京尤尼松建材有限公司（以下简称南京尤尼松公司），被申请人法定代表人李伟光曾任职于南京尤尼松公司。2014年9月，申请人从南京尤尼松公司撤资。之后，李伟光与何会成立南京步津园艺有限公司（即被申请人），被申请人与南京尤尼松公司恶意串通合谋抢注申请人商标。现在被申请人、南京尤尼松公司及其关联网络店铺仍在使用“尤尼松”系列商标并销售有关商品。且被申请人股东何会还是积数科技（南京）有限公司的股东，该公司的经营范围涉及商标代理，故被申请人申请注册争议商标恶意明显。争议商标的注册违反了《商标法》第十五条第二款规定。二、涉案图形作品是申请人独创，申请人享有涉案图形美术作品的在先著作权。被申请人申请注册争议商标侵犯了申请人的在先著作权。三、争议商标的注册违反了诚实信用原则，容易导致相关公众对商品来源混淆误认。被申请人注册多件与申请人标识相同的商标，扰乱商标注册秩序，有损于公平竞争的市场秩序。综上，依据《中华人共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第十五条第二款、第三十二条、第四十四条第一款等规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据：
1、申请人公司官网的相关概要、历史、产品信息；
2、2011年南京尤尼松建材有限公司的外商投资企业批准证书；
3、申请人于2002年申请商标的公开信息；
4、2011年尤尼松产品的订单、提货单、发票、装箱单、入库核对单、进口许可通知书；
5、报刊报道资料；
6、2016年书籍《株式会社尤尼松25年的足迹》；
7、2005年南京尤尼松建材有限公司管理人员名单、2009年公司组织图；
8、经日本名古屋法务局公证的2015年李伟光写给申请人董事的邮件，申请人董事的回复邮件；
9、经公证的南京尤尼松建材有限公司网站、淘宝店铺尤尼松工厂店、南京尤尼松建材有限公司和被申请人企业资料；
10、被申请人企业信息及其官网资料；
11、“UNISON”的含义查询资料；
12、申请人在日本注册的商标注册信息和注册证；
13、被申请人商标信息；
14、在先案件判决书证据。
被申请人答辩的主要理由：一、2016年初，何会与当时为南京尤尼松公司的基层业务人员李伟光结识，但并不知晓南京尤尼松公司与申请人之前的关系。为了扩大淘宝店铺业务，并计划代销南京尤尼松公司产品，故邀请李伟光作为股东和公司法定代表人。李伟光虽然是被申请人的法定代表人和股东，但仅为注册企业所需，李光伟并未参与实际运营。被申请人公司成立后，被申请人仅了解到南京尤尼松曾有日本公司，但并不知晓申请人。被申请人因业务需要而申请注册争议商标，争议商标不是对申请人商标的抢注，申请人提交的证据不能证明其主张，亦不能证明其在先使用涉案图形商标并使之具有知名度。另外，积数科技（南京）有限公司成立时间晚于争议商标申请日，何会仅为股东，且该公司并无商标代理业务，被申请人注册争议商标并无恶意。故争议商标未违反《商标法》第十五条第二款规定。二、争议商标系被申请人独创，具有显著性和识别性，经宣传和使用已具有一定知名度和影响力，并与被申请人形成对应关系，未侵犯申请人的著作权。三、争议商标经商标审查程序获准注册，表明不存在相冲突的商标权，依法享有在先权利。四、争议商标的注册未违背诚实信用原则，不会造成公众误认，未扰乱公共秩序。故争议商标未违反《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项、第四十四条第一款的规定。综上，请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据：
1、何会先生淘宝店铺销售截图；
2、被申请人产品销售合同及发票；
3、被申请人商标使用许可协议及被许可人产品销售合同及发票；
4、被申请人产品包装标签及产品发货面单资料；
5、被申请人广告、展会宣传资料证据。
申请人质证意见与申请理由基本一致，并补充提交了被申请人商标信息、申请人商标信息证据。
经审理查明：争议商标由被申请人于2017年5月17日申请注册，于2018年5月14日获准注册，核定使用在第19类“木材；混凝土；砂浆；石膏；混凝土建筑构件；砖；非金属栏杆；非金属建筑物；涂层（建筑材料）；石、混凝土或大理石艺术品”商品上。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往原则，本案的实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。申请人援引的2019年《商标法》第四条在2013年《商标法》下可结合第四条的原则性规定纳入第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”之规定的调整范围。申请人请求所依据的2019年《商标法》第七条系原则性规定，相关内容均已体现在2013年《商标法》的具体条款中，我局将按照当事人具体理由及在案证据依据2013年《商标法》的具体条款进行审理，对上述规定不再另行评述。
一、申请人主张争议商标的申请注册违反了2013年《商标法》第十五条第二款的规定。本案中，首先，申请人提交的证据2、4、5、7、8、9能够证明在争议商标申请日前，申请人与南京峰庭建材有限公司合资成立南京尤尼松建材有限公司（以下简称南京尤尼松公司），南京尤尼松公司曾为其产品的生产基地，产品销往日本，被申请人法定代表人李伟光曾任职于南京尤尼松公司，申请人从南京尤尼松公司撤资后，申请人与李伟光就南京尤尼松公司宣传、使用中的涉案商标更换事宜进行了沟通，故李伟光清楚申请人使用涉案商标的情况。且被申请人亦对其法定代表人李伟光曾在南京尤尼松公司任职予以认可。其次，申请人提交的1、6、8、12等证据可以证明在争议商标申请日前，申请人已经在“混凝土建筑构件、砖”等商品上使用了涉案图形商标。最后，争议商标与申请人涉案图形商标在整体外观、视觉效果、表现形式等方面高度相近。综上，被申请人以自己的名义申请注册争议商标的行为已构成2013年《商标法》第十五条第二款规制的“其他关系而明知他人商标存在”的情形。
二、申请人主张争议商标的申请注册损害了申请人的在先著作权，但是申请人未提交权属证明，且申请人提供的在案证据尚不足以证明其对涉案图形享有在先的著作权。因此，申请人该项理由我局不予支持。争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指 “申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
三、争议商标本身并不带有欺骗性，不会使公众对商品、服务的质量等特点或者产地产生误认，故争议商标的注册未违反2013年《商标法》第十条第一款第（七）项之规定。
四、2013年《商标法》第四十四条第一款“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”是指争议商标注册人以欺骗手段或其他不正当手段扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的行为。在案证据不足以证明被申请人申请注册争议商标时存在上述情形，故申请人该项主张不能成立。
申请人其他理由缺乏足够证据，我局不予支持。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第十五条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年05月26日
