申请人:棒球主盟资产公司
委托代理人:西盟斯(北京)知识产权代理有限责任公司
被申请人:宁波爱克利浦电器有限公司
申请人于2021年11月30日对第42560521号“NY及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、在争议商标申请日前,申请人、美国职业棒球大联盟、纽约洋基队及其商标、标识在包括中国在内的全球范围内具有极高的知名度,为相关公众所熟知。争议商标与申请人在先注册的第4336076号“NY及图”商标(以下称引证商标一)、第506836号“NY及图”商标(以下称引证商标二)、第1794325号“NY及图”商标(以下称引证商标三)、第1794510号“NY及图”商标(以下称引证商标四)构成使用在类似商品或服务上的近似商标。二、被申请人申请注册争议商标具有主观恶意,违反了诚实信用原则,极易造成消费者的混淆和误认,损害申请人和相关消费者的合法权益,扰乱了商标注册秩序,且除争议商标以外,被申请人还申请注册了多件与他人知名品牌近似的商标,易产生不良社会影响。三、争议商标侵犯了申请人“NY及图”所享有的商品化权。四、争议商标与申请人享有在先著作权的“NY及图”美术作品构成实质性近似,被申请人未经申请人许可擅自将该标识作为商标申请注册,侵犯了申请人的在先著作权。五、在争议商标申请日前,申请人引证商标二经长期广泛宣传和使用,已具有较高的知名度和影响力,成为事实上的驰名商标。申请人请求在本案中对引证商标二的驰名状态予以认定。争议商标是对申请人驰名商标的恶意摹仿,其注册和使用将导致申请人驰名商标的淡化,致使申请人的利益受损。申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第十条第一款第(七)、(八)项、第十三条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等有关规定,宣告争议商标的注册无效。
申请人提交了以下主要证据(光盘):
1、关于美国职业棒球大联盟(简称MLB)的相关介绍;
2、国家图书馆检索2010-2019年期间媒体报道申请人及其品牌的查询结果;
3、与部分报纸发行量有关的材料;
4、由中国国家图书馆出具认证的媒体报道查询结果清单及文章和期刊内容;
5、MLB举办2008年中国赛的材料;
6、活动照片、MLB球员相关视频、转播统计数据、媒体报道;
7、申请人商标注册情况;
8、百度百科等对纽约杨基队的介绍及媒体相关报道;
9、电视台转播MLB赛事的相关统计数据;
10、申请人天猫店铺、网站销售衍生产品信息、销售数据信息、实体店照片、产品照片;
11、与其他品牌合作产品的报道;
12、在先裁定及判决;
13、申请人作品的在先著作权在其他异议案中获得支持的裁定;
14、被申请人申请注册的商标列表、恶意复制摹仿的第三方品牌的网页介绍等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年11月25日提出注册申请,2021年10月14日经我局异议决定,核定使用在第35类“网站流量优化”服务上,有效期限至2030年11月6日。
2、在争议商标申请日前,引证商标一、二、三、四均在先申请注册,其中引证商标一、二核定使用在第25类服装、衣服、领带、背带、手套(服装)、鞋等商品上,引证商标三、四核定使用在第41类娱乐、教育、娱乐信息等服务上,目前均为申请人名下的有效注册商标。
3、除了争议商标外,被申请人在第3类、第7类、第8类、第11类、第21类、第35类等诸多类别的商品和服务上还申请注册了四十余件商标,其中包括第42577079号图形商标、第42578231号图形商标等多件与本案争议商标标识相同的商标,以及第42591313号图形商标、第42585968号图形商标、第42560514号图形商标、第42564540号“LV及图”商标、第42564578号“LV及图”商标等与他人享有较高知名度的标识相近的商标。
以上事实有商标档案及申请人提供证据在案佐证。
我局认为,鉴于《商标法》第七条、第九条已在《商标法》其他具体条款中有所体现,故本案适用《商标法》相关条款予以审理。依据当事人的评审请求和在案证据,本案审理如下:
一、争议商标核定使用的“网站流量优化”服务与引证商标一、二核定使用的服装、衣服、领带等商品、引证商标三、四核定使用的娱乐、教育等服务存在差异,不属于相同或类似商品或服务。故,争议商标与引证商标一至四未构成《商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品或服务上的近似商标。
二、争议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第三款所指的情形。在案证据虽可以证明申请人商标已经具有较高知名度,但尚不足以全面反映在争议商标申请注册前,申请人的引证商标二所指定使用的商品在中国大陆地区使用、销售、市场占有率、广告宣传的金额、规模或范围等情况,故本案不足以认定申请人的引证商标二在争议商标申请注册之前已为中国相关公众所熟知。因此,争议商标的申请注册未违反《商标法》第十三条第三款的相关规定。
三、《商标法》第三十二条所指的“他人现有的在先权利”是指除商标权以外的其他权利,本案中,申请人称争议商标的注册损害了其在先享有的商品化权益,我局认为,虽然“NY及图”是申请人旗下纽约洋基队的核心标志,但申请人提交的天猫店铺、网站销售衍生产品信息等证据尚不足以证明其在争议商标申请注册前,在与争议商标核定使用的网站流量优化等服务相同或类似的行业领域内使用了与争议商标相同或近似标志,并已具有一定知名度,故尚无充分理由被申请人将争议商标使用在上述服务上,会使相关公众将争议商标与申请人的“NY及图”标志相联系。因此,申请人的该项主张不能成立。
四、《商标法》第三十二条所保护的在先权利,包括对在先著作权的保护,其保护条件之一为涉案标识与主张著作权的美术作品构成实质性近似。但作品意义上的实质性近似,重点是比对作品中具有独创性的部分是否近似,而商标标识意义上的实质性近似,则应以普通消费者一般注意力为标准,采取整体观察和比对主要部分的方法。本案争议商标与申请人“NY及图”标识虽然作为整体构成近似商标标识,但在作品意义上的独创性部分却存在差异,因此,两标识不构成著作权法意义上的实质性近似作品,故本案不能认定争议商标的注册侵犯了申请人的在先著作权。
五、本案尚无证据认定争议商标本身使用在核定服务上易使相关公众对服务的质量等特点或者产地产生错误的认识,亦或作为商标用在指定服务上有害于社会主义道德风尚或产生其他不良社会影响的效果,即争议商标未违反《商标法》第十条第一款第(七)项、第(八)项的规定。
六、争议商标的注册是否违反了《商标法》第四十四条第一款的规定。我局认为,本案中,由申请人提交的在案证据可以证明,申请人“NY及图”商标在争议商标申请注册前进行了大量使用。争议商标“NY及图”与申请人在先使用且具有较强独创性的 “NY及图”商标在整体外观、视觉效果等方面高度近似,难谓巧合。由查明事实3可知,除争议商标外,被申请人还在第3类、第7类、第8类、第11类、第21类、第35类等商品和服务上申请注册了四十余件商标,其中包括第42577079号图形商标、第42578231号图形商标等多件与本案争议商标标识相同的商标,以及第42591313号图形商标、第42585968号图形商标、第42560514号图形商标、第42564540号“LV及图”商标、第42564578号“LV及图”商标等与他人享有较高知名度的标识相近的商标,被申请人在本案中并未提交其商标使用或意图使用的证据,亦未对其相关商标的设计创作来源作出合理解释说明,其注册目的难谓正当。故,被申请人上述商标注册行为具有借助他人知名品牌进行不正当竞争或牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册、使用和管理秩序,并有损于公平竞争的市场秩序。综上,被申请人注册争议商标的行为已违反《商标法》第四十四条第一款的规定。
申请人其他主张缺乏事实和证据佐证,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年09月30日