申请人:卡特彼勒公司
委托代理人:霍金路伟(上海)知识产权代理有限公司
被申请人:武汉镭艾特智能科技有限公司
申请人于2021年12月16日对第37781993号“EMCat”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:自申请人成立以来,持续使用及宣传其“CAT”/“CAT及图”(卡特)、“CATERPILLAR”/“CATERPILLAR及图”(卡特彼勒)商标。CAT(卡特)商标已构成挖掘机等工程机械、服装鞋靴产品上的驰名商标。争议商标与申请人在先注册的第2018036、6272838号“CAT”商标、第6272820、2018034号“CAT及图”商标、第12884812号“为你铸就CAT”商标、第17380938号“CAT(卡特)智讯系统”商标、第33576776号“实干成就梦想 CAT及图”商标、第33576787号“CAT LET’S DO THE WORK.及图”商标(以下分别称引证商标一至八)等系列商标构成相同/类似服务上的近似商标,且争议商标构成对申请人驰名商标的抄袭和摹仿。同时,争议商标的注册申请侵犯了申请人的在先字号权。被申请人与申请人系业内同行,理应知晓申请人驰名的商标/商号“CAT”。被申请人的行为违反诚实信用原则,极易误导和欺骗消费者,必然在市场上造成不良影响。综上,申请人请求依据《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第四条、第七条、第九条、第三十条、第十三条、第十五条、第三十二条、第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项、第四十四条及第四十五条等规定对争议商标予以宣告无效。
申请人提交了以下主要证据:
1、排行榜单及业绩相关报道;
2、国际商标协会出版的《著名和驰名商标》第二版摘页;
3、在中国的活动报道;
4、中国子公司等企业信息;
5、广告宣传、检索报告;
6、相关裁定文书;
7、被申请人企业信息等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明:
1、争议商标由被申请人于2019年4月25日提出注册申请,核定使用在“计算机软件设计”等服务上。经异议,于2021年6月14日予以注册公告。
2、至我局审理时,各引证商标均为有效注册商标,核定使用在第42类“替他人研究和开发新产品”等服务上。
以上事实有商标档案予以佐证。
我局认为,申请人称争议商标违反了《商标法》第七条、第九条等内容已体现在《商标法》的具体条款中,我局将根据当事人的理由、事实和请求,适用相应的《商标法》条款予以审理。
根据当事人的理由、事实和请求,本案的焦点问题为:
一、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十条规定。
鉴于引证商标七、八初审公告日晚于争议商标申请日,故我局在认定争议商标与引证商标一至八是否构成近似时共同适用《商标法》第三十条、第三十一条审理。
本案中,争议商标核定使用的“计算机软件设计;计算机硬件设计和开发咨询”等服务与引证商标一至八核定使用的“为他人设计用于后勤和产品分送过程管理的计算机信息系统;计算机软件设计”等服务属于同一种或者类似服务。争议商标为“EMCat”,该商标与引证商标一至八在构成、呼叫等方面相近,已构成近似商标。争议商标与引证商标一至八同时使用在上述同一种或者类似服务上,消费者在隔离状态下施以一般注意力,容易使相关公众对服务来源产生混淆误认。因此,争议商标的注册已构成《商标法》第三十条、第三十一条所指情形。
二、争议商标的注册是否违反《商标法》第三十二条“损害他人现有的在先权利”之规定。
《商标法》第三十二条规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”,字号权为上述在先权利之一。本案中,争议商标与申请人字号存在区别,争议商标的注册与使用不致使消费者将其与申请人字号相联系,进而对服务来源产生混淆误认,损害申请人的字号权。故,争议商标未构成对申请人在先字号权的损害。
三、争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条规定。
鉴于我局已认定争议商标与引证商标一至八构成同一种或类似服务上的近似商标,基于申请人在先商标对争议商标予以无效宣告,申请人商标已获法律保护的前提下,我局对于争议商标的注册是否违反《商标法》第十三条有关特殊保护的问题不再评述。
四、争议商标的注册是否违反《商标法》第十五条规定。
本案中,鉴于申请人引证商标为已注册商标,且我局已通过其他条款对申请人商标给予有效保护,故,对于申请人该项主张我局不予支持。
五、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(七)项规定。
本案中,争议商标并未对其核定使用在“计算机软件设计”等服务的产地、内容等特点进行描述,且商标本身并不存在欺骗性,导致公众混淆误认。故争议商标的注册不属于《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
六、争议商标的注册是否违反《商标法》第十条第一款第(八)项规定。
本案争议商标其本身并无有害于社会主义道德风尚或具有其他不良影响的情形,不属于《商标法》第十条第一款第(八)项所指不得作为商标使用之标志。
鉴于我局已适用《商标法》第三十条、第三十一条之规定对申请人的权利予以保护,申请人商标已获法律保护的前提下,我局对于争议商标的注册是否违反《商标法》第四十四条之规定不再评述。
《商标法》第四条规制的是不以使用为目的的恶意商标注册申请行为。本案申请人提交的在案证据尚不足以证明被申请人注册争议商标存在恶意注册申请行为,故争议商标的注册申请未构成《商标法》第四条所指情形。
另,《商标法》第四十五条系程序性条款,鉴于我局已适用相应的实体性条款对本案进行审理,故对于上述条款,我局不再单独评述。
依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年11月18日