申请人：美凯纳润滑油制造有限公司
委托代理人：北京久远信知识产权代理有限公司
被申请人：南通铭晟石油化工有限公司
申请人于2022年06月17日对第46224455号“MAKINA”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、“MAKINALUBE”商标是申请人根据企业字号打造并长期使用的商标，在争议商标申请日之前，就已经建立起极高的知名度和影响力。争议商标与申请人商标实质性相同，属于“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响的商标”。二、“MAKINA”是申请人的企业字号，争议商标侵犯了申请人的在先商号权。三、被申请人为申请人同行业者，且被申请人曾在某展览会上来到申请人的展位进行交流，且之后存在合作，被申请人对申请人品牌商标完全知晓，其申请注册争议商标的行为违反了《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第十五条的规定。四、被申请人除抢注申请人系列商标，还抢注了其他知名品牌，其行为易造成市场混乱，扰乱社会主义市场经济秩序，产生不良影响。五、争议商标的注册和使用易使相关公众对商品来源及质量产生误认。六、在异议及无效宣告程序中，我局已认定被申请人具有复制、抄袭及摹仿他人商标的故意。综上，请求依据《商标法》第四条、第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第十五条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条等规定，宣告争议商标无效。
申请人提交了以下主要证据（以复印件形式提交）：1、关于被申请人名下其他商标的无效宣告裁定书及异议决定书；2、申请人“MAKINALUBE”商标注册信息；3、展会举办方对申请人参展的确认函；4、申请人与被申请人进行邮件往来的材料及翻译件；5、申请人与被申请人关联公司的销售合同及翻译件；6、被申请人关联公司对外贸易经营者备案登记表；7、被申请人招聘信息及介绍等。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：1、争议商标由被申请人于2020年5月12日提出注册申请，于2021年4月7日取得注册，核定使用在第1类发动机燃料化学添加剂、燃料节省剂、传动油等商品上。
2、我局已在第35088660号、第35088642号、第39143696号、第39124284号 、第39128554号“MAKINALUBE及图”、“MAKINALUBE”系列商标异议案件及第45583625号“MAKINALUBE及图”无效宣告案件中认定被申请人具有复制、抄袭及摹仿申请人及他人商标的故意，违背了《商标法》关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，扰乱了正常的商标注册秩序，并有损公平的市场竞争秩序。上述决定或裁定现均已生效。
3、除争议商标外，被申请人在第1类、第4类商品上还申请注册了“MAKINA”、“MAKINALUBE”、“Dynolube”、“VEGALUBE”等商标，部分商标已被我局驳回或不予注册。
以上事实有商标档案，申请人提交的证据及我局查明的事实予以佐证。
我局认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的《商标法》第七条为原则性条款，其立法精神已体现在《商标法》有关实体规定之中，我局将根据当事人陈述理由、提供的在案证据及我局查明事实适用相应的实体条款进行审理。
一、申请人提交的在案证据不足以证明其与被申请人之间存在代理人关系或代表人关系，且申请人提交的在案证据4邮件往来信息为网络形成证据，在无其他客观证据佐证的情况下，难以证明其真实性，证明力较弱，且在案亦缺乏证据证明证据5销售合同中的买家与被申请人存在关联关系，且合同上未有买家签章，不能证明该合同已实际履行。故上述证据不足以证明被申请人与申请人之间存在明知申请人商标存在的合同、业务往来关系或者其他关系，故申请人提出被申请人注册争议商标的行为违反《商标法》第十五条规定的主张缺乏相应的事实依据，我局不予支持。
二、《商标法》第三十二条关于对他人现有的商号权的保护，应以他人商号在争议商标申请注册前已通过使用在相关公众中具有一定知名度为基本事实依据，同时保护范围原则上应以系争商标核定商品与申请人所经营商品类似为限。在本案中，申请人提供的在案证据1、2、4、6、7与商号使用情况无关，证据3、5在无其他客观证据佐证的情况下，难以全面反映“MAKINA”商号投入使用的情况，故在案证据不足以证明在与争议商标核定使用商品相同或类似的行业内，“MAKINA”作为申请人的商号已在争议商标申请注册之前经过使用并具有一定知名度，故争议商标未构成《商标法》第三十二条规定的“损害他人现有的在先权利”之情形。
《商标法》第三十二条对于在先使用商标的保护是以该商标在系争商标的注册申请日之前已经在与系争商标使用的商品/服务相同或与之相类似的商品/服务上使用，并为一定范围内相关公众所知晓为适用条件。在本案中，申请人提交的在案证据2并非商标使用证据；证据1、4、6、7为与被申请人有关的证据材料，与申请人使用商标情况无关；证据3、5中“MAKINA”以商号形式出现，不能直接反映“MAKINA”作为商标投入市场使用的情况。故申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册之前，“MAKINA”商标经宣传使用已具有一定的知名度。因此，申请人关于争议商标系以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的主张缺乏事实依据，我局不予支持。
三、《商标法》第十条第一款第（七）项是指商标标识本身对其指定使用商品及服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表述，容易使公众对商品及服务的质量等特点或者产地产生误认的情形。《商标法》第十条第一款第（八）项的规定是对于社会公共利益和公共秩序的保护，而非对特定民事权益的保护。申请人称争议商标的注册违反了上述规定，并以此请求宣告争议商标注册无效的主张，因其缺乏事实依据，我局不予支持。
四、首先，由申请人提交的商标注册信息显示，在争议商标申请注册之前，申请人已将“MAKINALUBE及图”申请注册，被申请人作为其同行业者对其理应知晓，其申请注册与申请人在先注册商标主要认读部分相同的争议商标难谓善意。其次，由本案查明事实2、3可知，除争议商标外，被申请人在第1类、第4类商品上还申请注册了“MAKINA”、“MAKINALUBE”、“Dynolube”、“VEGALUBE”等商标，部分商标已被我局驳回或不予注册。且我局已在生效的异议决定书、无效宣告裁定书中认定被申请人具有复制、抄袭及摹仿申请人及他人商标的故意。在此情形下，被申请人在本案未对其申请注册商标行为提供合理解释，也未提交证据证明其具有使用商标的真实意图和能力。综合考虑上述情形，我局认为，被申请人申请注册争议商标的行为违反了诚实信用原则，明显缺乏真实使用意图，不仅易引起消费者对商品来源的混淆和误认，损害申请人的合法权益，更有损于商标注册的正常秩序和公平竞争的市场环境。因此，本案宜认定争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。
另外，鉴于我局已适用《商标法》第四十四条第一款中的实体性规定宣告争议商标无效，故不再对争议商标的注册是否违反《商标法》第四条的规定予以置评。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年12月02日
