申请人：杭州必是特服装有限公司（原申请人：杭州北野服装有限公司）
委托代理人：上海灵跃知识产权代理有限公司
被申请人：杭州陌桃服饰有限公司
委托代理人：杭州信义商标事务所有限公司
申请人于2021年03月31日对第22787965号图形商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：争议商标与申请人在先注册的第19357259号图形商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。争议商标的注册侵犯了申请人对小恶魔1号作品、小恶魔2号作品享有的在先著作权。被申请人注册了与申请人商标及他人商标相同或高度近似的商标共168件，被申请人的行为明显超出了正常的生产经营需要，有借助他人知名品牌进行不正当竞争或谋取非法利益的意图，其行为有违诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序。综上，请求依据《中华人民共和国商标法》（以下称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款、第四十五条的相关规定宣告争议商标无效。
申请人向我局提交了以下主要证据（光盘形式）：
1、国作登字-2017-F-00412237、国作登字-2017-F-00412236作品登记证书；
2、鬼脸服装生产线、仓库选货、发货视频；
3、鬼脸服装微信交易、朋友圈宣传图片；
4、疯狂衣橱节目对鬼脸服装的宣传；
5、天猫、淘宝店铺上鬼脸服装的交易记录、天猫店铺身份认证及首页截图；
6、申请人微博对鬼脸服装的宣传图片；
7、鬼脸服装委托生产合同等。
被申请人答辩的主要理由：争议商标与引证商标视觉效果不同，未构成使用在类似商品上的近似商标。争议商标与申请人主张享有著作权的作品存在较大视觉差异，争议商标的注册未损害申请人著作权。被申请人成立于2013年，远早于申请人成立日期。申请人注册的商标均出于实际使用需求，且部分商标已投入宣传和使用，不存在不正当手段获取注册情形。综上，争议商标的注册应予以维持。
被申请人提交了以下主要证据：被申请人名下部分商标使用证据。
申请人对被申请人的答辩理由和证据均不予认可，其余主要质证意见与其无效宣告申请理由基本一致。
申请人补充向我局提交了以下证据：国作登字-2020-F-00997876、国作登字-2020-F-00997877作品登记证书。
被申请人针对申请人补充证据的主要质证意见：申请人提交的前述作品登记证书受让取得著作权时间、著作权登记时间均晚于争议商标申请日，争议商标与申请人主张享有著作权的作品存在较大视觉差异，不构成类似作品，且申请人未提交证据证明被申请人接触申请人作品。故争议商标不构成对申请人在先著作权的侵害。
经审理查明：1、争议商标于2017年2月9日提出注册申请，核定使用在第25类“服装”等商品上，获准注册日期为2018年2月21日。
2、引证商标由杭州俊隆实业有限公司于争议商标申请日前提出注册申请，初步审定在后，核定使用在第25类“婚纱”商品上。该商标于2019年11月6日转让至杭州北野服装有限公司名下，2021年12月6日转让至杭州必是特服装有限公司名下。
3、杭州必是特服装有限公司向我局提交了书面承继文件，表明“由于引证商标、小恶魔1号作品、小恶魔2号作品已由杭州北野服装有限公司转让至杭州必是特服装有限公司名下，因此杭州必是特服装有限公司作为本案的承继人，承继杭州北野服装有限公司的商标使用及后期的法律风险”，并附有引证商标转让公告、国作登字-2021-F-00270628、国作登字-2021-F-00270597作品登记证书。
我局认为，争议商标获准注册日期早于2019年11月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》），相关程序问题仍适用2019年《商标法》。2013年《商标法》第七条、第九条属于总则性条款，是对商标注册与使用的合法性要求，其精神体现在相应实体条款中，我局将根据当事人的评审理由适用2013年《商标法》相应的实体条款审理本案。本案引证商标申请在先，但在争议商标申请注册之时尚未通过初步审定，因此争议商标是否与引证商标构成类似商品上的近似商标不属于《商标法》第三十条调整的内容，而应由《商标法》第三十一条调整。根据当事人的理由、事实和请求，本案的焦点问题为：
一、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第三十一条所指情形。
争议商标核定使用的“上衣；婴儿全套衣；游泳衣；鞋；帽子（头戴）；袜；手套（服装）；围巾；腰带”商品与引证商标核定使用的“婚纱”商品不属于类似商品，故在前述商品上，争议商标与引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。
争议商标核定使用的“服装”商品与引证商标核定使用的“婚纱”商品属于同一种或类似商品。争议商标图形与引证商标图形在整体视觉效果等方面相近，已构成近似商标。争议商标若与引证商标共同使用在上述同一种或类似商品上，易使相关公众认为上述商标标识的商品来源于同一主体或者其提供者之间具有特定联系，从而对商品来源产生混淆误认。故在“服装”商品上，争议商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，违反了2013年《商标法》第三十一条的规定。
二、争议商标是否损害了申请人在先著作权，从而违反2013年《商标法》第三十二条规定。
争议商标与申请人主张著作权的图形作品在表现形式、细节设计上有一定差异，未构成实质性近似，故争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条所指的损害他人现有的在先权利（著作权）之情形。
三、争议商标的注册是否属于2013年《商标法》第四十四条第一款所指情形。
本条款规定的“以欺骗或者其他不正当手段取得注册”主要是指，系争商标注册人在申请注册商标的时候，采取了向商标行政主管机关虚构或者隐瞒事实真相、提交伪造的申请书件或者其他证据文件，以骗取商标注册行为；或者以欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的情形。申请人在本案中证明争议商标存在上述情形的证据不足，故我局对申请人该项主张不予支持。
申请人关于争议商标违反2013年《商标法》第四条规定等主张缺乏充分事实依据，我局不予支持。
依照2013年《中华人民共和国商标法》第三十一条、《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条、《中华人民共和国商标法实施条例》第六十八条的规定，我局裁定如下：
争议商标在“服装”商品上予以无效宣告，在其余商品上予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2022年05月05日
