申请人：卡特彼勒公司
委托代理人：霍金路伟（上海）知识产权代理有限公司
被申请人：肖钢
申请人于2019年11月01日对第12991924号“CATWAN”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求，我局予以受理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、争议商标与申请人第6272841号“CAT”商标、第1435380号“CAT及图”商标、第4490242号“CAT及图”商标、第6272821号“CAT及图”商标、第12974102号“CAT及图”商标、第12399539号“CAT及图”商标、第6569030号“CAT及图”商标、第12884821号“为你铸就 CAT”商标、第12399531号“卡特”商标、第6272857号“CATERPILLAR”商标、第6272837号“CATERPILLAR及图”商标（以下分别称引证商标一至十一）构成使用在类似商品上的近似商标。二、争议商标构成对申请人已为公众所熟知的“CAT”等商标的恶意摹仿，易误导公众，损害申请人的知名商标权益。三、争议商标损害了申请人的在先商号权，且是对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注。四、被申请人恶意抄袭申请人知名商标，违反了诚实信用原则，易导致消费者误认，并产生不良社会影响。请求依据2013年《中华人民共和国商标法》（以下简称《商标法》）第四条、第七条、第九条、第十条第一款第（七）及（八）项、第十三条第三款、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款及《保护工业产权巴黎公约》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，申请人请求宣告争议商标无效。
申请人向我局提交了以下主要证据（光盘）：
1、申请人及子公司情况介绍、产品简介、代理商情况介绍；
2、世界工程机械制造商50强排行榜、《财富》、INTERBRAND、福布斯等排行榜信息；
3、申请人2008-2016年报中的财务报告、相关业绩；
4、关于申请人商标知名度的证据；
5、产品宣传册、媒体报道、广告监测报告等宣传材料；
6、国家图书馆相关检索报告；
7、在先裁定、判决、行政处罚；
8、《全国重点商标保护名录》；
9、互联网上关于“DEO”的词语释义；
10、争议商标原注册人抢注商标牟利的相关证据；
11、申请人专卖店图片；
12、其他证据材料。
被申请人在我局规定期限内未予答辩。
经审理查明：
1、争议商标由义乌市驰界电子商务有限公司于2013年7月29日提出注册申请，指定使用在第9类“电话机”等商品上，经我局审查决定予以初步审定“衡器；电话机；电话机套；照相机(摄影)；个人用防事故装置；报警器；眼镜；蓄电池；灭火器；集成电路”商品的注册，后在异议程序中经我局审查决定予以核准，注册公告刊登在2016年9月14日第1519期《商标公告》上，现为有效注册商标。2019年6月27日，争议商标经核准转让至肖钢，即本案被申请人。
2、申请人的引证商标一至十一在争议商标申请注册日前已申请注册，核定使用在第9类商品上，上述商标至今仍在有效期限内。
鉴于引证商标一、四至九在争议商标申请之日，尚未初步审定，但申请在先，故对于争议商标与引证商标一、四至九是否构成同一种或类似商品上的近似商标，我局应适用2013年《商标法》第三十一条的规定进行审理。
3、我局于商评字[2017]第0000053283号无效宣告案件中认为申请人“CAT及图”商标在“挖掘机械”商品上已为相关公众所熟知。
以上事实有商标档案在案佐证。
我局认为，鉴于本案争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。
鉴于2013年《商标法》第四条、第七条、第九条、《保护工业产权巴黎公约》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国反不正当竞争法》中的相关精神已体现于《商标法》的具体条款中，根据当事人提出的事实和理由，本案审理如下：
一、争议商标与引证商标一至十一在文字构成、呼叫上尚可形成区分，故争议商标与上述引证商标未构成2013年《商标法》第三十条、第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。
二、申请人提交的证据虽能证明引证商标具有较高知名度，但争议商标与申请人引证商标整体差异较大，未构成复制摹仿。争议商标的注册使用不易误导公众，致使申请人利益可能受到损害。因此，争议商标的申请注册并未构成2013年《商标法》第十三条第三款所指之情形。
三、由于商标与商号的权利性质不同，在商业活动中发挥的功能也不同，因此，在认定系争商标是否侵犯他人在先商号权时，通常要求系争商标与他人在先商号相同或基本相同。本案中，争议商标与申请人商号文字构成存在差别，尚未构成相同或基本相同，故争议商标的注册未构成2013年《商标法》第三十二条所指损害他人在先商号权之情形。
本案中申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日之前，申请人已在与争议商标核定使用的“蓄电池”等相同或类似商品上在中国在先使用与争议商标相同或近似商标，且经使用已具有一定影响。故争议商标未构成2013年《商标法》第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。
四、申请人提交的在案证据不足以证明申请人与争议商标原注册人之间存在2013年《商标法》第十五条第一款所指的代理关系、代表关系或2013年《商标法》第十五条第二款所指的合同、业务往来关系或者其他关系。争议商标的申请注册未构成2013年《商标法》第十五条第一款、第二款所指之情形。
五、申请人提交的在案证据不足以证明争议商标的使用容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认，或者争议商标自身的构成要素会对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响，故申请人依据2013年《商标法》第十条第一款第（七）、（八）项规定所提主张缺乏充分的事实依据，我局不予支持。
六、2013年《商标法》第四十四条第一款所指的“其他不正当手段”系指除欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。我局经审查认为，争议商标不存在上述条款所规定情形。
依照2019年《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：
争议商标予以维持。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年01月06日
