申请人:耐克创新有限合伙公司
委托代理人:北京正见永申知识产权代理有限公司
被申请人:新纪元(福建)体育用品有限公司
委托代理人:福建省劲翔知识产权代理有限责任公司
申请人于2020年06月04日对第5059378号“XJYUAN及图”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:争议商标构成对申请人驰名的第146655号图形商标、第979854号图形商标、第991722号图形商标(以下分别称引证商标一、二、三)的摹仿和抄袭,注册和使用在核定的商品上容易误导公众,减弱申请人驰名商标的显著性,致使申请人权益受到损害,已违反2001年《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第十三条第二款的规定。被申请人具有“傍名牌”、“搭便车”的主观恶意。被申请人注册争议商标具有明显主观恶意,其行为违反了诚实信用原则,不仅破坏了正常的商标注册管理秩序,更有损于公平竞争的市场秩序,损害社会公共利益,并会产生其他不良影响。综上,请求认定引证商标一至三为驰名商标,并依据2001年《商标法》第十条第一款第(八)项、第十三条第二款、第四十一条第一款的规定,对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据(光盘):
1、 争议商标和引证商标详情;
2、与申请人相关的裁定书、判决书;
3、申请人产品信息;
4、 被申请人商标注册情况及产品信息等;
5、相关公证书及引证商标驰名的相关证据材料;
6、其他相关的证据材料。
被申请人答辩的主要理由:争议商标与引证商标一至三未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。被申请人注册争议商标不存在恶意,并未违反诚实信用原则和公认的商业道德。争议商标的申请并未带有欺骗性质,不易使公众对商品的来源等特点产生误认。争议商标的注册不会造成公众混淆,更未破坏公平竞争的市场秩序以及社会主义道德风尚。
申请人针对被申请人的答辩理由提交了质证意见和相关证据材料。
经审理查明:1. 争议商标由被申请人于2005年12月14日申请注册,经驳回复审程序,并于2010年3月28日核准注册,核定使用在第18类钱包等商品上。
2. 引证商标一至三均早于争议商标申请注册,分别核定使用在第18类和第25类商品上,均为本案申请人所有,且均为有效的注册商标。
3. 引证商标三在第3773115号无效宣告案件中、第4981165号异议复审案件中、第3275213号无效宣告案件中等均适用商标法第十三条予以保护。
4、申请人的“耐克”、“NIKE”商标于1999年和2000年连续被国家工商行政管理局商标局列入《全国重点商标保护名录》。我局的在先裁定及法院判决认定申请人“耐克”、“NIKE”、“NIKE及图”及图形系列商标具有较高知名度。
以上事实有商标档案及相关证据材料在案予以佐证。
我局认为,鉴于本案争议商标于2014年5月1日《商标法》修改决定实施前已获准注册,根据法不溯及既往原则,本案实体问题应适用2001年《商标法》的有关规定。又因我局于2019年11月1日以后审理本案,故程序问题适用2019年《商标法》。根据当事人理由、证据及查明事实,我局对本案焦点问题审理如下:
本案申请人于2020年6月4日提起无效宣告请求,距离争议商标2010年3月28日获准注册已超过五年。但依据2001年《商标法》第四十五条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。”以下就本案是否属于上述条款中所指的“对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制”之情形进行审查。
根据查明的事实,并依据申请人提交的证据可以证明,在争议商标申请注册日前,申请人的引证商标三在服装、鞋等商品上经长期广泛使用,已为相关公众所熟知。本案中争议商标的图形与申请人具有独创性的引证商标三的图形在构图元素、整体视觉效果、主体特征相近,已构成对引证商标三的复制、摹仿。争议商标核定使用的钱包等商品与引证商标三赖以知名的服装、鞋等商品在销售渠道、消费对象、销售场所等方面相近,消费群体互有重叠,相关消费者容易将争议商标指定使用的商品与申请人引证商标三相联系,进而导致误认,从而损害申请人商标的合法权益。且经我局查明,被申请人除注册本案争议商标外,还申请注册了多个与申请人商标相近似的商标,故其注册争议商标主观意图难谓正当。综上,争议商标的申请注册违反了2001年《商标法》第十三条第二款的规定。
鉴于我局已适用2001年《商标法》第十三条第二款对其商标权予以保护,故关于申请人请求认定引证商标一、二为相关公众广为知晓的商标的请求,我局不再予以评述。
2001年《商标法》第十条第一款第(八)项所指的“其他不良影响”是指商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的,负面的影响。争议商标不属于上述条款所指的情形,未违反2001年《商标法》第十条第一款第(八)项。
关于争议商标是否构成2001年《商标法》第四十一条第一款所指之情形,鉴于我局已通过2001年《商标法》其他条款保护申请人在先商标,对申请人该主张不再评述。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照2001年《中华人民共和国商标法》第十三条第二款、2019年《中华人民共和国商标法》第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年05月20日