申请人:莱雅公司
委托代理人:北京万慧达知识产权代理有限公司
被申请人:株式会社知的财产权管理(日本)有限公司
委托代理人:深圳市跨境品牌管理有限公司
申请人于2020年12月17日对第25317193号“SHUU UEMURA”商标(以下称争议商标)提出无效宣告请求,我局予以受理,现已审理终结。
申请人的主要理由:一、争议商标与申请人引证的第1481061号“SHU UEMURA”商标(以下称引证商标一)、第1347652号“SHU UEMURA”商标(以下称引证商标二)、第7607289号“SHU UEMURA”商标(以下称引证商标三)构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标原注册人及被申请人和关联公司对申请人品牌熟悉和了解,其行为具有明显的恶意,违反了诚实信用原则,构成不正当竞争行为。争议商标的注册不仅会引起消费者的混淆和误认,还会损害申请人的合法权益。三、争议商标的申请注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。综上,请求依据《中华人民共和国商标法》以下称《商标法》第四条、第七条、第十九条第四款、第三十条、第三十二条、第四十四条第一款等规定,请求对争议商标予以无效宣告。
申请人向我局提交了以下主要证据(光盘):商标档案信息、争议商标原注册人售卖商标情况、商标注册清单、“植村秀”发展历程介绍、产品目录、宣传册、专卖店名录、柜台照片、品牌上市晚会合同、经营合同、“植村秀shu uemura”杂志报道、杂志广告剪页、广告发布合同、软文制作刊登合同、“shu uemura”于百度的搜索结果、不予注册决定书、异议复审裁定书等证据。
被申请人答辩的主要理由:一、争议商标与引证商标一、二、三未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。二、争议商标通过善意受让取得,被申请人不具有恶意。被申请人的主体资格及申请程序等方面均未存在任何欺骗性和不正当性,未违背诚实信用原则。三、争议商标的注册未违反《商标法》第四条、第七条、第十九条、第四十四条第一款等规定,请求维持争议商标的注册。
被申请人提交了以下主要证据:相关判决书等。
申请人提出的其他质证意见与无效宣告申请理由基本相同。
申请人在质证阶段提交了类似案件裁定书。
经审理查明:一、争议商标于2017年7月13日由秦皇岛恒方商贸有限公司申请注册,注册公告刊登于第1683期《商标公告》(2020年2月14日)上,商标专用权期限至2028年7月27日,核定使用在第8类“磨刀器”等商品上,争议商标经我局核准转让至株式会社知的财产权管理(日本)有限公司(即本案被申请人)名下。
二、引证商标一、二、三在争议商标申请注册日之前均已获准注册,核定使用在第3、21类“香水”等商品上,现为申请人名下有效商标。
三、至本案审理时,争议商标原注册人名下共有28件商标,其中包括“AMERICOLOR、NUBY、HAGO ROMO、HAGO ROMO”等商标。
上述事实有商标档案在案予以佐证。
我局认为,《商标法》第七条为商标注册使用的总则性规定,该条规定的立法精神已在《商标法》其他具体规定中有所体现。因此,我局将适用《商标法》的具体规定对本案进行审理。根据当事人的事实、理由及请求,本案的焦点问题可归纳为:
一、争议商标的注册是否属于《商标法》第三十条所指情形。本案中,争议商标核定使用的全部商品与引证商标一、二、三核定使用的“梳”等商品,不属于相同或者类似商品,未构成使用在同一种或者类似商品上的近似商标。
二、争议商标的注册是否构成《商标法》第三十二条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形。“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”是指商标申请注册人在明知或应知某一商标是他人在先使用并在市场上具有一定影响的情况下,在相同或类似商品上抢先注册了与该商标相同或近似商标的行为。本案中,申请人提交的证据不足以证明在争议商标申请注册日前,申请人在与“刀叉餐具”等相同或类似商品上在先使用与争议商标相同或近似的商标并具有一定影响。争议商标的注册未构成《商标法》第三十二条规定之情形。
三、申请人在先已注册的“SHU UEMURA”商标非固有词汇,具有较强显著性,争议商标及被申请人名下六件商标与申请人具有较强显著性的商标完全相同或高度近似,实难谓巧合。除本案争议商标外,根据查明事实三可知,争议商标原注册人名下共有28件商标,其中包括“AMERICOLOR、NUBY、HAGO ROMO、HAGO ROMO”等与国内外品牌相同或近似的商标。争议商标原注册人前述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人商标,以谋取不正当利益的故意,主观恶意明显,不具备注册商标应有的正当性。争议商标原注册人的上述行为具有借助他人品牌进行不正当竞争或通过囤积买卖商标牟取非法利益的意图,扰乱了正常的商标注册管理秩序和公平有序的市场竞争秩序。由此,争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册的”之情形。
另,在案证据不足以证明争议商标的注册违反《商标法》第四条、第十九条第四款的规定。申请人其他主张缺乏事实依据,我局不予支持。
综上,申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定,我局裁定如下:
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定,可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉,并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。
国家商标局商标评审委员会
2021年10月21日